당소는 경쟁사로부터 특허 무효 심판 기각 결정을 받고 위기에 처한 온열치료기 제조사를 대리하여, 특허법원으로부터 해당 특허의 진보성이 부정되어 무효로 한다는 판결을 이끌어내며 경쟁사의 특허 공격을 무력화하는 데 성공했습니다. (특허법원 2024허14599 등록무효 사건)
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I. 사안의 개요
의뢰인은 인체 스캔 기능을 갖춘 '온열치료기'를 제조하는 기업입니다. 의뢰인은 경쟁사(피고)가 보유한 척추 스캔 및 온열치료 관련 특허에 대해 특허심판원에 등록무효심판을 청구했으나, 2024년 7월 심판청구가 기각되는 심결을 받습니다.
특허심판원은 해당 특허의 기술적 범위가 명확하고 선행발명들로부터 쉽게 발명할 수 없다고 판단했습니다. 이에 의뢰인은 특허심판원의 판단을 뒤집기 위해 당소를 대리인으로 선임하여 특허법원에 소를 제기했습니다. 당시 의뢰인은 경쟁사로부터 해당 특허를 근거로 한 압박을 받고 있어 특허 무효 판결이 절실한 상황이었습니다.
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II. 사건의 핵심 쟁점 및 변론 전략
이 사건에서 쟁점은 ①명세서 기재요건 위반 여부와 ②선행발명들에 의한 진보성 부정 여부입니다.
명세서 기재요건 위반이란 특허법 제42조에 따라 청구범위가 명확하고 상세하게 기재되어야 함을 의미합니다. 당소는 특허 청구범위 내 '데이터'와 '변화량'의 의미가 불분명하다고 변론했습니다.
진보성이란 해당 기술분야의 통상의 기술자가 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 없는 창작성을 의미합니다. 당소는 이 사건 특허의 핵심인 모터 부하량을 이용한 척추 스캔 기술이 이미 선행발명 2, 3, 6 등에 개시되어 있으며, 이들을 결합할 경우 통상의 기술자가 충분히 도출할 수 있는 수준임을 강조했습니다. 특히 선행발명 2의 실시간 구동 방식을 선행발명 6의 데이터화 스캔 방식으로 변경하는 것은 기술적 곤란성이 없는 설계적 변경임을 집중적으로 변론했습니다.
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III. 특허법원의 판단 (2024허14599)
특허법원은 명세서 기재 불비 주장은 받아들이지 않았으나, 당소의 진보성 부정 논리를 적극 수용하여 특허심판원의 심결을 취소했습니다. 특허법원은 다음과 같이 판단했습니다.
진보성 판단 관련: "선행발명 2의 척추 만곡도 측정 방식과 선행발명 6의 인체표면 데이터화 스캔 구성은 작용 및 기능이 동일하다. 따라서 선행발명 2의 실시간 반영 구성을 공지된 선행발명 6의 스캔 구성으로 변경하는 것은 통상의 기술자에게 특별한 기술적 착상이 필요하지 않은 범위에 있다."
결합 동기 관련: "사용자에게 적합한 치료를 제공하기 위해 척추 측정값을 처리하는 방식은 이미 공지되어 있었으며, 선행발명 2의 방식을 선행발명 6의 방식으로 변경할 동기는 충분하다. 또한 이송모터 부하를 전류 등으로 측정하는 것은 종래부터 사용된 기술이므로 결합에 어려움이 없다."
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IV. 이번 사건의 시사점
특허 소송에서는 단순히 개별 구성의 동일성을 따지는 것을 넘어, 여러 선행기술을 논리적으로 결합하여 진보성을 무너뜨리는 전략이 중요합니다. 특히 심판원에서 한차례 패소한 사건의 경우, 법리적 허점을 찾아내어 통상의 기술자 관점에서 결합 용이성을 입증하는 과정이 필수적입니다.
이번 사건의 상대방인 피고(세라젬)는 대형 법무법인(유한) B를 선임하여 강력하게 대응했습니다. 하지만 당소는 기술적 본질을 꿰뚫는 분석과 철저한 판례 검토를 통해 방어 전략을 수립했고, 결과적으로 1심 결과를 뒤집고 승소 판결을 받아낼 수 있었습니다.
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작성자 | 한상은 대표변리사
한상은 대표변리사는 2013년 변리사시험(49기)에 합격한 이후 대한민국 대검찰청 및 서울중앙지검 특허수사자문관으로 재직하며, 검사가 자문을 의뢰하는 지식재산권 범죄 사건에 대해 약 100건 이상의 소송·심판을 수행한 실무 전문가입니다.

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