당소는 경쟁사가 의뢰인의 선행 디자인을 모방하여 등록한 디자인권을 상대로 디자인 무효심판을 청구하여, "비교대상디자인으로부터 용이하게 창작할 수 있어 무효"라는 심결을 이끌어냈습니다. 이를 통해 의뢰인의 독창적인 디자인 권리를 보호하고 경쟁사의 부당한 독점권 행사를 차단하는 데 성공했습니다. (특허심판원 2024당2470 사건)

I. 사안의 개요

의뢰인은 냉각패드를 하드한 지지대에 결합하여 사용하는 혁신적인 '냉찜질용 팩(넥쿨러)'을 개발하여 디자인등록(제1159228호)을 마친 기업입니다. 해당 제품은 글로벌 크라우드 펀딩 플랫폼인 킥스타터에서 큰 성과를 거두며 시장의 주목을 받았습니다.

이후 의뢰인은 시장 내에서 자사 제품과 매우 유사한 제품이 유통되고 있음을 확인하였고, 해당 제품이 심지어 디자인등록(제1254013호)까지 경료된 상태임을 인지하게 됩니다. 만약 이대로 방치할 경우 오히려 의뢰인이 디자인권 침해 공격을 받을 수 있는 위기에 처한 상황이었습니다.

당소는 의뢰인을 대리하여 특허심판원에 상대방의 등록디자인이 의뢰인의 선행 디자인(비교대상디자인 1)에 의해 무효화되어야 한다는 취지의 디자인 무효심판을 청구했습니다.

II. 사건의 핵심 쟁점 및 변론 전략

이 사건의 핵심 쟁점은 상대방의 등록디자인이 선행 공지된 의뢰인의 디자인으로부터 통상의 디자이너가 '용이하게 창작'할 수 있는지 여부입니다.

용이창작성이란 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지된 디자인들의 결합이나 변형을 통해 쉽게 만들어낼 수 있는 수준인지를 판단하는 기준입니다. 상대방은 아이스 큐브의 간격, 넥 커버의 곡률, 결착 고리의 형상 등 세부적인 차이점을 근거로 별개의 디자인이라고 주장했습니다.

당소는 이에 대응하여 '전체적인 심미감의 유사성'과 '창작적 모티브의 선점'을 강조하는 전략을 수립했습니다. 원형 링 형태의 고정된 넥 커버 내측에 냉각 패드를 결합하는 구조는 의뢰인의 디자인에서 비로소 현출된 독창적인 창작 모티브임을 논증했습니다. 또한, 상대방이 주장하는 세부적 차이는 기능적 변형에 불과하여 전체적인 미감을 변화시키지 못한다는 점을 부각하며 변론했습니다.

III. 특허심판원의 판단 (2024당2470)

특허심판원은 당소의 주장을 인용하여 상대방의 디자인등록 제1254013호는 그 등록을 무효로 한다고 판결했습니다. 심판원은 다음과 같이 구체적인 판단 근거를 적시했습니다.

창작적 모티브 관련: "비교대상디자인 1의 공지일 전에 원형 링 형태의 고정된 넥커버 내측에 2개의 지지부로 결합하는 냉찜질용 팩과 같은 창작모티브를 갖는 동일, 유사한 형상의 공지디자인은 없는 것으로 보이며, 이는 해당 업계에서 통상적으로 사용되지 않은 창작적 모티브로 판단된다."

미감의 유사성 관련: "양 디자인은 냉각 패드를 냉동시켜 넥 커버와 결합한 뒤 목에 걸어 냉감을 전달하는 기능을 시현하는 만큼, 사용 시 미감에서도 유사한 미감적 가치를 발휘할 것으로 보여 주된 창작적 모티브를 같이 한다고 볼 것이다."

세부 차이점에 대한 판단: "아이스 큐브의 간격이나 단위 형상의 차이는 실제 사용 시 잘 인식되지 않는 부분이며, 고리 형상 및 위치 차이 또한 창작 수준이 높다고 볼 수 없어 공통된 미감을 상쇄하여 전체적으로 다른 미감을 일으킬 정도라고 보기 어렵다."

IV. 이번 사건의 시사점

디자인 분쟁은 단순히 눈에 보이는 선과 면의 차이를 따지는 게임이 아닙니다. 디자인이 차지하는 지배적인 특징과 그 요부가 일반 수요자에게 어떤 미감적 가치를 주는지를 법리적으로 분석하는 절차가 필수적입니다.

특히 이번 사건은 경쟁사가 자사의 모방 제품을 오히려 먼저 등록하여 시장을 교란하려 했던 급박한 상황이었습니다. 

당소 한상은 변리사는 의뢰인 디자인의 독보적인 창작적 가치를 법리적으로 입증하고, 상대방의 지엽적인 차이점 주장을 효과적으로 무력화하는 방어 및 공격 전략을 수립하여 승소를 이끌어낼 수 있었습니다.

성공적인 디자인 보호를 위해서는 출원 전 공지 기술에 대한 철저한 조사와 더불어, 분쟁 발생 시 유사성 판단의 요부를 정확히 짚어내는 전문적인 경험이 필수적입니다.

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작성자 | 한상은 대표변리사

한상은 대표변리사는 2013년 변리사시험(49기)에 합격한 이후 대한민국 대검찰청 및 서울중앙지검 특허수사자문관으로 재직하며, 검사가 자문을 의뢰하는 지식재산권 범죄 사건에 대해 약 100건 이상의 소송·심판을 수행한 실무 전문가입니다.

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