당소는 화장품 브랜드를 런칭하며 상표 출원을 진행하던 중, 경쟁사로부터 상표법 제34조 제1항 제7호에 근거한 이의신청을 받아 등록 거절 위기에 처한 기업을 대리했습니다. 당소는 선등록상표들과의 표장 및 지정상품 비유사성을 논리적으로 소명하여 특허청으로부터 이의신청 기각 결정을 이끌어냈고, 의뢰인의 상표권을 안전하게 확보하는 데 성공했습니다. (이의신청번호 제40-2024-000721호)
I. 사안의 개요
의뢰인은 2022년 8월 8일, 화장품 및 세정제 등을 지정상품으로 하여 'iroiro' 상표를 출원했습니다. 해당 출원은 심사를 거쳐 상표공고(제40-2024-47896호) 되었으나, 공고 기간 중 이의신청인(에스씨엠생명과학 주식회사)으로부터 이의신청을 받게 됩니다.
이의신청인은 의뢰인의 출원상표가 자신이 보유한 선등록상표들과 표장이 유사하고, 특히 애완동물용 화장품 등의 지정상품이 중첩되어 일반 수요자에게 출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다고 주장했습니다. 이에 따라 의뢰인의 상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 등록될 수 없다는 취지의 공격을 받게 된 상황이었습니다.
당소는 의뢰인을 대리하여 이의신청에 대한 답변서를 제출하고, 선등록상표들과의 차별성을 입증하기 위한 적극적인 방어 절차를 진행했습니다.
II. 사건의 핵심 쟁점 및 변론 전략
이 사건의 핵심 쟁점은 ①지정상품의 동일·유사 여부와 ②표장(상표의 외관, 호칭, 관념)의 유사 여부입니다.
상표법 제34조 제1항 제7호는 타인의 선등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 경우 등록을 받을 수 없도록 규정하고 있습니다.
당소는 우선 이의신청인이 지적한 '애완동물용 샴푸' 등 일부 지정상품이 선등록상표 3과 유사할 여지가 있음을 인지하고, 전략적으로 해당 상품을 삭제하는 보정서를 제출했습니다. 이는 불필요한 상품 중첩 논란을 원천 차단하여 분쟁을 조기에 종식시키기 위한 전략이었습니다.
표장 유사성 판단과 관련하여, 당소는 출원상표 'iroiro'가 영문자 동어 반복의 조어인 반면, 선등록상표들('이로위로', 'IRO IKU', 'Paroiro')은 글자 수, 한글 병기 여부, 첫 음절의 차이 등으로 인해 외관과 호칭에서 명확히 구분된다고 변론했습니다. 특히 출원인이 과거부터 유사한 표장을 문제없이 사용해온 정황을 강조하며 상품 출처의 혼동 우려가 없음을 강조했습니다.
III. 특허청의 판단 (제40-2024-000721호)
특허청은 당소의 주장을 모두 수용하여 **"이건 이의신청은 이유 없다"**고 결정했습니다. 결정서의 주요 내용은 다음과 같습니다.
지정상품 유사 여부 관련: "출원인이 보정서를 제출하여 해당 지정상품을 전부 삭제하였는바, 이 사건 출원상표와 선등록상표 3은 지정상품이 서로 비유사하므로 표장 유사 여부를 살필 필요 없이 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는다."
표장 유사 여부 관련(선등록상표 1, 2, 4 대비):
외관: "영문자 구성, 글씨체, 한글 결합 유무 등의 차이로 인해 외관이 서로 다르다."
호칭: "선등록상표 2(IRO IKU)와는 끝 음절('로'와 '쿠')에서, 선등록상표 4(Paroiro)와는 중요한 첫 음절('이'와 '파')에서 차이가 있어 청감이 상이하며 호칭이 비유사하다."
관념: "각 상표는 사전상 관념이 없는 조어상표로서 대비할 수 없다."
결론적으로 특허청은 양 상표가 동일·유사한 상품에 함께 사용되어도 상품 출처의 오인·혼동 우려가 없는 비유사한 표장이라고 판단했습니다.
IV. 이번 사건의 시사점
상표 등록 과정에서 발생하는 이의신청 대응에는 단순히 유사성을 부정하는 것을 넘어, 지정상품 보정과 같은 절차적 유연성과 치밀한 표장 분석 능력이 중요합니다. 특히 경쟁사의 공격 범위에서 벗어나기 위해 분쟁 가능성이 있는 상품을 선제적으로 정리하고, 남은 상품군에 대해 법리적으로 완벽한 비유사성을 논증하는 전략이 필수적입니다.
이번 사건은 제약 및 바이오 분야의 중견 기업을 상대로, 자칫 브랜드 런칭 자체가 무산될 수 있었던 급박한 상황에서 거둔 승소입니다. 당소는 대검찰청 수사자문 및 소송 전문 경험을 바탕으로 사전에 철저한 방어 전략을 수립했으며, 이를 통해 상대방의 공격을 무력화하고 의뢰인의 소중한 브랜드 자산을 지켜낼 수 있었습니다.
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작성자 | 한상은 대표변리사
한상은 대표변리사는 2013년 변리사시험(49기)에 합격한 이후 대한민국 대검찰청 및 서울중앙지검 특허수사자문관으로 재직하며, 검사가 자문을 의뢰하는 지식재산권 범죄 사건에 대해 약 100건 이상의 소송·심판을 수행한 실무 전문가입니다.
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