한상은 특허법률사무소는 경쟁사로부터 다수의 등록상표에 대한 침해 경고장을 받고 판매 중단 위기에 처한 유통 업체를 대리하여, 사용된 문구들이 상표적 사용이 아닌 설명적 문구임을 입증함으로써 상대방의 권리 행사를 저지하고 의뢰인의 비즈니스를 보호하는 데 성공했습니다.

I. 사안의 개요

의뢰인은 온라인 마켓을 통해 '황금지폐 상장세트' 등의 아이디어 상품을 판매하는 기업입니다. 의뢰인은 2024년 6월경 경쟁사로부터 

자사가 보유한 '행운의 2달러', '행운은행', '마음의 용돈' 등 다수의 등록상표를 침해했다는 내용증명을 받습니다.

경쟁사는 의뢰인이 상품명과 상세페이지에 사용한 명칭들이 자사의 등록상표와 동일·유사하여 브랜드 이미지를 손상시키고 매출 감소를 야기했다고 주장했습니다. 특히 과거 유사한 경고장을 보냈음에도 재판매를 진행한 점을 지적하며, 7일 이내 판매 중단 및 합의금 제시가 없을 시 민·형사상 강력한 법적 조치를 취할 것을 예고했습니다.

당소는 의뢰인의 제품 사용 태양을 면밀히 분석한 결과, 해당 문구들이 상품의 출처를 나타내는 상표로서 사용된 것이 아니라 상품의 성질을 설명하는 방식으로 사용되었음을 확인하고 이에 대한 방어 전략을 수립했습니다.

II. 사건의 핵심 쟁점 및 변론 전략

이 사건의 핵심 쟁점은 의뢰인이 사용한 문구들이 ①상표법상 '상표의 사용'에 해당하는지 여부와 ②상표법 제90조에 따른 '상표권 효력의 제한' 범위에 포함되는지 여부입니다.

상표적 사용이란 상품의 출처를 표시하여 타인의 상품과 구별하기 위한 목적으로 사용하는 것을 의미합니다. 당소는 의뢰인이 사용한 명칭들이 소비자에게 상품의 용도나 특징을 설명하기 위한 기술적 표시에 불과하므로 상표권 침해가 성립하지 않는다고 변론했습니다.

상표법 제90조는 상품의 보통명칭, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대해서는 상표권의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있습니다. 당소는 '행운의 2달러'는 미화 2달러 지폐에 얽힌 일반적인 상징성을 설명하는 문구이며, '마음의 용돈' 역시 부모님께 감사를 표하는 상품의 취지를 나타내는 관용적 표현임을 강조했습니다. 또한 '행운은행' 등의 명칭 역시 실제 은행업이 아닌 가상의 수표 디자인 일부로서 설명적으로 사용된 점을 논리적으로 소명했습니다.

III. 판단 결과 및 대응 사실

당소는 내용증명 답변을 통해 다음과 같은 법리적 근거를 제시하여 상대방의 주장을 반박했습니다.

첫째, '행운의 2달러' 관련: 미화 2달러 지폐는 대중적으로 행운의 상징으로 널리 알려진 사실이며, 의뢰인은 이를 설명하기 위한 문구로 사용했을 뿐 상품의 출처를 나타내는 상표로 사용한 것이 아니라는 점을 분명히 했습니다.

둘째, '마음의 용돈' 및 '행운은행' 관련: 부모님께 드리는 효도 상품의 특성상 '일천억원'이라는 거액을 드리고 싶은 마음을 담았다는 의미의 설명적 문구이며, 수표 디자인에 포함된 문구 또한 상품의 형상을 구성하는 디자인적 요소일 뿐 상표적 기능을 수행하지 않는다고 지적했습니다.

셋째, 상표법 제90조 적용: 의뢰인이 사용한 표현들은 상품의 용도, 형상, 사용 방법 등을 보통의 방법으로 표시한 것에 해당하므로, 상대방의 등록상표와 명칭이 유사하더라도 상표권의 효력이 미치지 않는 영역임을 법리적으로 입증했습니다.

IV. 이번 사건의 시사점

상표권 분쟁에서는 단순히 등록된 상표와 유사한 단어를 사용했는지 여부보다, 해당 단어가 실제 시장에서 출처 표시의 목적(상표적 사용)으로 쓰였는지 아니면 상품 설명의 목적으로 쓰였는지를 분석하는 절차가 필수적입니다.

특히 아이디어 상품이나 일반적인 관용구를 포함한 상표의 경우, 상표법 제90조에 따른 효력 제한 규정을 어떻게 적용하고 논리적으로 구성하느냐가 방어의 핵심입니다. 이번 사건은 경고장을 통해 형사 처벌과 합의금을 압박하며 강력한 대응을 예고한 상황이었으나, 사전에 철저한 법리 검토와 전략 수립을 통해 소송으로 확산되지 않고 방어에 성공할 수 있었습니다.

지식재산권 분쟁은 초기 대응 단계에서 어떠한 논리를 구축하느냐에 따라 결과가 크게 달라집니다. 당소는 풍부한 심판 및 소송 경험을 바탕으로 의뢰인이 처한 급박한 위기 상황에서 최적의 방어 전략을 제공하고 있습니다.

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작성자 | 한상은 대표변리사

한상은 대표변리사는 2013년 변리사시험(49기)에 합격한 이후 대한민국 대검찰청 및 서울중앙지검 특허수사자문관으로 재직하며, 검사가 자문을 의뢰하는 지식재산권 범죄 사건에 대해 약 100건 이상의 소송·심판을 수행한 실무 전문가입니다.

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