당소는 제조사와 판매자라는 업무상 거래관계를 악용하여 타인의 선사용상표를 무단으로 출원한 등록권자를 상대로, 특허심판원으로부터 "해당 상표등록은 무효"라는 심결을 이끌어내며 의뢰인의 정당한 브랜드 권리를 되찾는 데 성공했습니다. (특허심판원 2022당1273 사건)

I. 사안의 개요

의뢰인(청구인)인 A사는 2016년경부터 'V 마운트 배터리팩' 등을 직접 개발하여 GENENERGY라는 선사용상표를 부착해 판매해 온 제조 기업입니다. 상대방(피청구인)인 B사는 2017년경부터 A사의 제품을 공급받아 시중에 판매하는 독점판매대리점과 유사한 지위에 있던 업체였습니다.

상대방은 A사와의 업무상 거래관계를 통해 A사가 해당 상표를 사용하고 있다는 사실을 잘 알면서도, 2021년 해당 상표와 동일·유사한 표장을 본인 명의로 출원하여 등록을 받았습니다. 이후 양측의 공급 관계가 중단되자 의뢰인은 브랜드 사용에 제약을 받는 위기에 처하게 되었습니다.

당소는 상대방의 등록상표가 신의성실의 원칙에 반하는 모방 출원임을 지적하며 특허심판원에 상표등록 무효심판을 청구했습니다.

II. 사건의 핵심 쟁점 및 변론 전략

이 사건에서 쟁점은 상표법 제34조 제1항 제20호의 해당 여부입니다.

상표법 제34조 제1항 제20호란 동업, 고용, 업무상 거래관계 등을 통해 타인이 사용하거나 준비 중인 상표임을 알면서도 신의성실의 원칙에 위반하여 동일·유사한 상표를 출원한 경우 등록을 허용하지 않는 규정을 의미합니다.

상대방은 본인이 상표를 직접 창안했고 A사는 단순히 OEM(주문자상표 부착 생산) 방식으로 제품을 공급했을 뿐이라고 주장했습니다. 

이에 당소는 제품의 실질적인 개발 및 품질관리 주체가 의뢰인임을 강조하며 변론했습니다. 구체적으로 배터리팩의 PCB 및 회로 설계, 금형 설계, 각종 인증(CE 등) 획득, 사후 품질관리(AS)를 모두 의뢰인이 독자적으로 수행했음을 강조하며, 해당 상표가 표상하는 업무상의 신용이 의뢰인에게 귀속됨을 변론했습니다.

III. 특허심판원의 판단 (2022당1273)

특허심판원은 한상은 변리사의 주장을 수용하여 상대방의 상표등록이 무효라고 판단했습니다. 특허심판원은 다음과 같이 팩트를 확정했습니다.

업무상 거래관계 인정 관련: "이 사건 등록상표의 출원일 이전부터 피청구인과 청구인은 판매자와 제조자로서 상표법 제34조 제1항 제20호 소정의 업무상 거래관계에 있었다고 할 것이고, 피청구인은 청구인이 선사용상표를 표시한 제품을 생산하고 있음을 잘 알고 있었다고 판단된다." 

정당한 권리자 판단 관련: "배터리팩의 개발, 제조 및 품질관리 등이 청구인에 의해 관리·통제되었다는 점을 고려하면 이 사건 제품은 청구인의 상품이라고 봄이 타당하다. 피청구인이 제품 수주나 고객 불편 접수 등의 업무를 수행한 것은 제품을 판매하는 자의 업무범위에 포함되는 것일 뿐, 이를 근거로 피청구인을 생산 및 품질관리의 통제자라고 볼 수 없다." 

IV. 이번 사건의 시사점

상표 분쟁에서는 단순히 누가 먼저 출원했느냐를 넘어, 양 당사자 간의 내부 관계, 상표의 개발 및 선정 경위, 그리고 해당 상품의 품질을 실제로 누가 관리했는지에 대한 종합적인 분석이 중요합니다. 특히 대리점이나 협력사 관계에서 발생하는 모방 출원을 방어하기 위해서는 실질적인 영업 활동과 품질관리 데이터를 확보하는 절차가 필수적입니다.

이번 사건은 판매자가 제조사의 브랜드를 자신의 명의로 선점하려 한 전형적인 신의칙 위반 사례였습니다. 한상은 특허법률사무소는 제조 공정의 기술적 분석과 거래상의 증거들을 철저히 수집하여 대응 전략을 수립했고, 이를 통해 상대방의 부당한 상표권을 무효화하며 의뢰인의 소중한 브랜드 자산을 성공적으로 방어할 수 있었습니다.

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작성자 | 한상은 대표변리사

한상은 대표변리사는 2013년 변리사시험(49기)에 합격한 이후 대한민국 대검찰청 및 서울중앙지검 특허수사자문관으로 재직하며, 검사가 자문을 의뢰하는 지식재산권 범죄 사건에 대해 약 100건 이상의 소송·심판을 수행한 실무 전문가입니다.

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