당소는 실용신안권자로부터 제품 판매 중단 압박과 함께 형사 고소까지 당해 위기에 처한 생활용품 제조 기업을 대리하여, 특허심판원으로부터 "상대방의 실용신안 권리범위에 속하지 않는다"는 심결을 이끌어내며 방어에 성공했습니다. (특허심판원 2023당1988 사건)

I. 사안의 개요

의뢰인은 캠핑용 보냉백 등을 판매하는 기업으로, 2023년 경쟁사로부터 자사의 '삼중차단 보냉팩' 실용신안권을 침해했다는 주장을 듣게 됩니다. 상대방은 의뢰인의 사내이사와 법인을 실용신안법 위반 혐의로 고소하며 강경한 법적 대응을 시작했습니다.

의뢰인이 판매 중인 보냉백 제품이 상대방의 등록고안과 구조적으로 유사하다는 이유로 형사 처벌과 제품 판매 중단 위기에 처한 상황이었습니다. 이에 당소는 의뢰인의 제품이 상대방 권리범위에 속하지 않음을 확인받기 위해 특허심판원에 소극적 권리범위확인심판을 청구했습니다.

II. 사건의 핵심 쟁점 및 변론 전략

이 사건의 핵심 쟁점은 의뢰인의 제품이 상대방의 등록고안과 대비하여 독자적인 기술적 가치를 지니는지, 혹은 이미 공지된 기술들로부터 쉽게 도출할 수 있는 자유실시기술인지 여부입니다.

자유실시기술이란 특정 특허나 실용신안이 출원되기 전 이미 세상에 알려진 공지기술이거나, 그 공지기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 생각해낼 수 있는 기술을 의미합니다. 이러한 기술은 공공의 영역에 속하므로 특정인이 독점할 수 없습니다.

당소는 의뢰인 제품의 지퍼 위치, 차단 플랩의 구조 등이 상대방의 등록고안과 차이가 있음을 분석했습니다. 또한, 상대방의 권리 중 핵심인 3중 차단 구조는 이미 시중에 판매되던 비교대상고안(미국 I사 제품 등)과 인터넷 블로그 등에 공개된 주지관용기술의 결합에 불과함을 변론했습니다. 특히 지퍼의 설치 위치나 플랩의 구체적인 형태는 보냉백의 설계 조건에 따른 단순한 변경에 지나지 않음을 강조했습니다.

III. 특허심판원의 판단 (2023당1988)

특허심판원은 한상은 변리사의 주장을 수용하여 의뢰인의 제품이 상대방의 실용신안 권리범위에 속하지 않는다고 판단했습니다. 특허심판원은 다음과 같이 판단했습니다.

구성 대비 관련: "확인대상고안(의뢰인 제품)의 주요 구성들은 비교대상고안 1을 설계 변경하거나, 비교대상고안 1과 주지관용기술을 결합하여 쉽게 도출할 수 있는 것이다. 따라서 확인대상고안은 자유실시기술에 해당한다."

밀폐 구조 관련: "비교대상고안 1 역시 본체 플랩과 덮개 플랩의 밀착에 의한 밀폐 효과를 갖는 것으로 보아야 하며, 시중에 공개된 다수의 보냉백 자료(갑 제15호증 내지 제24호증)를 통해 유사한 플랩 구조가 이미 널리 사용되고 있었음을 확인할 수 있다."

결론: "자유실시기술에 해당하는 확인대상고안은 등록고안과 대비할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다."

IV. 이번 사건의 시사점

실용신안이나 특허 분쟁에서 가장 강력한 방어 수단 중 하나는 해당 기술이 누구나 사용할 수 있는 자유실시기술임을 입증하는 것입니다. 이를 위해서는 등록된 권리의 청구범위를 면밀히 분석하고, 전 세계적으로 흩어져 있는 방대한 선행 자료와 주지관용기술을 찾아내어 논리적으로 결합하는 절차가 필수적입니다.

특히 이번 사건은 상대방이 형사 고소라는 강경책을 사용하여 의뢰인이 매우 급박하고 심리적으로 위축된 상황이었습니다. 당소 한상은 변리사는 풍부한 심판 경험을 바탕으로 사건을 객관적으로 분석하여 상대방 권리의 무력화 전략을 수립했고, 철저한 자료 조사를 통해 방어에 성공할 수 있었습니다.

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작성자 | 한상은 대표변리사

한상은 대표변리사는 2013년 변리사시험(49기)에 합격한 이후 대한민국 대검찰청 및 서울중앙지검 특허수사자문관으로 재직하며, 검사가 자문을 의뢰하는 지식재산권 범죄 사건에 대해 약 100건 이상의 소송·심판을 수행한 실무 전문가입니다.

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