당소는 경쟁사로부터 특허 침해 경고장을 받고 제품 제조 및 판매 중단 위기에 처한 모바일 액세서리 업체를 대리하여, 특허심판원으로부터 "확인대상발명이 특허의 권리범위에 속하지 않는다"는 심결을 이끌어내며 성공적으로 방어했습니다. (특허심판원 2023당2837, 2023당2838 사건)

I. 사안의 개요

의뢰인은 스마트폰 및 태블릿 PC 등 휴대용 기기의 보호케이스를 제조·판매하는 기업입니다. 의뢰인은 2023년경 경쟁사로부터 자사의 '휴대용 기기 스크린 제어 관련 특허(제1257199호)'를 침해했다는 취지의 경고장을 받게 됩니다.

경쟁사는 의뢰인 제품의 마그네트 내장 구조와 이를 이용한 스크린 온·오프 기능이 자사 특허의 핵심 구성과 동일하다고 주장하며 침해 중단을 요구했습니다. 만약 특허 침해가 인정될 경우 의뢰인은 주력 제품의 생산 및 판매를 전면 중단해야 하는 심각한 경영상 위기에 직면한 상황이었습니다.

당소는 특허심판원에 의뢰인의 제품(확인대상발명)이 경쟁사 특허의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 소극적 권리범위확인심판을 청구하여 대응을 시작했습니다.

II. 사건의 핵심 쟁점 및 변론 전략

이 사건의 핵심 쟁점은 ①확인대상발명이 '자유실시기술'에 해당하는지 여부와 ②특허발명의 구성요소인 '지자기 센서'를 '홀 센서' 방식의 의뢰인 제품에까지 확장 해석할 수 있는지 여부입니다.

자유실시기술이란 특허 출원 전 이미 공지된 기술이거나 그로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 기술을 의미하며, 이 경우 특허의 권리범위에 속하지 않는 것으로 봅니다. 당소는 의뢰인 제품의 구성이 이미 시장에 알려진 비교대상발명 및 주지관용기술의 결합으로 쉽게 도출 가능하다는 점을 객관적으로 변론했습니다.

권리범위 해석과 관련하여, 당소는 특허 명세서상 '지자기 센서'가 지구 자기장을 측정하는 나침반(Compass) 기능을 의미하는 것으로 한정 해석되어야 한다고 변론했습니다. 반면 의뢰인 제품은 스크린 제어 전용 센서인 '홀 센서'를 사용하므로 양 발명의 기술적 원리가 본질적으로 다르다는 점을 강조했습니다.

III. 특허심판원의 판단 (2023당2837)

특허심판원은 한상은 변리사의 법리적 주장을 인용하여 의뢰인의 제품이 특허 제1257199호의 권리범위에 속하지 않는다고 심결했습니다. 심판원의 구체적 판단 근거는 다음과 같습니다.

자유실시기술 관련: "확인대상발명의 각 구성은 비교대상발명 1(iPad 2 스마트 커버 관련 게시글)에 개시되어 있거나, 통상의 기술자가 주지관용기술을 결합하여 쉽게 도출할 수 있는 기술에 해당한다. 따라서 확인대상발명은 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 권리범위에 속하지 않는다."

문언 해석 관련: "이 사건 특허발명의 '지자기 센서'는 명세서 기재에 비추어 볼 때 전용 센서인 홀 센서를 배제하고 기본 내장된 나침반 센서를 이용하는 것으로 한정 해석함이 타당하다. 따라서 홀 센서를 포함하는 확인대상발명과는 구성의 차이가 존재하여 권리범위에 속하지 않는다."

IV. 이번 사건의 시사점

특허 분쟁은 단순히 제품의 외관이 유사하다는 점만으로 판단되는 것이 아니라, 특허 청구범위의 문언적 의미와 명세서에 기재된 기술적 취지를 정밀하게 분석하는 절차가 필수적입니다. 특히 상대방의 공세에 맞서 해당 기술이 누구나 사용할 수 있는 자유실시기술임을 입증하는 논리 구축이 중요합니다.

이번 사건의 피청구인(상대방)은 특허권을 근거로 강경한 법적 조치를 예고하며 압박했으나, 당소 한상은 변리사는 사건 초기부터 철저한 선행기술 조사와 명세서 분석을 통해 방어 전략을 수립했습니다. 이러한 치밀한 준비를 바탕으로 특허심판원으로부터 전부 승소 결정을 받아내어 의뢰인의 사업권을 완벽하게 보호할 수 있었습니다.

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작성자 | 한상은 대표변리사

한상은 대표변리사는 2013년 변리사시험(49기)에 합격한 이후 대한민국 대검찰청 및 서울중앙지검 특허수사자문관으로 재직하며, 검사가 자문을 의뢰하는 지식재산권 범죄 사건에 대해 약 100건 이상의 소송·심판을 수행한 실무 전문가입니다.

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