당소는 경쟁사로부터 특허 침해 금지 및 손해배상 청구 소송을 당해 경영 위기에 처한 소방설비 업체를 대리하여, 특허심판원으로부터 상대방 특허가 진보성이 없어 무효라는 심결을 이끌어내며 경쟁사의 특허 공격을 근본적으로 무력화하는 데 성공했습니다. (특허심판원 2022당482 사건)

I. 사안의 개요

의뢰인은 제연 댐퍼 및 차압조절댐퍼 등을 제조·판매하는 기업입니다. 의뢰인은 피청구인인 A사로부터 특허 제1102928호 '복합댐퍼'를 침해했다는 이유로 서울중앙지방법원에 특허침해금지 및 손해배상청구 소송을 제기받습니다.

A사는 의뢰인의 제품이 자사 특허의 핵심 구성인 자동작동개폐날개와 수동작동개폐날개의 복합 구조를 그대로 실시하고 있다고 주장했습니다. 만약 특허 침해가 인정될 경우 의뢰인은 막대한 손해배상금 지불은 물론 주력 제품의 생산을 중단해야 하는 급박한 상황이었습니다.

당소는 침해 소송의 전제가 되는 상대방 특허 자체에 무효 사유가 있다고 판단하여, 특허심판원에 해당 특허의 등록 무효를 구하는 무효심판을 청구했습니다.

II. 사건의 핵심 쟁점 및 변론 전략

이 사건의 핵심 쟁점은 해당 특허발명이 비교대상발명들로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지, 즉 진보성(Inventive Step) 유무입니다.

진보성이란 기존에 알려진 기술(선행기술)로부터 쉽게 생각해낼 수 없는 창작성이 있어야 특허로서 가치가 있다는 개념을 의미합니다. 

당소는 A사의 특허가 선행기술인 비교대상발명 1과 주지관용기술의 결합에 불과하다고 변론했습니다.

특히 상대방은 본인들의 댐퍼가 송풍기 앞에 설치되어 건물 전체 풍량을 조절하는 특수한 목적이 있다고 강조했으나, 당소는 특허청구범위에 설치 장소에 대한 한정이 없으며 설령 장소가 다르더라도 기술적 원리와 기능이 동일하다는 점을 논리적으로 반박했습니다. 또한, 복수의 날개를 링크 기구로 연결하여 구동하는 방식은 업계에서 널리 쓰이는 주지관용기술임을 강조하며 변론 전략을 수립했습니다.

III. 특허심판원의 판단 (2022당482)

특허심판원은 한상은 변리사의 주장을 전적으로 수용하여 A사의 특허 제1102928호 제1항, 제2항 및 제4항은 모두 진보성이 부정되어 무효라고 판단했습니다. 심판원의 주요 판단 근거는 다음과 같습니다.

구성요소의 동일성 관련: "이 사건 특허발명의 사각 프레임 내 날개 구조와 지지축 구성은 비교대상발명 1의 자동차압 댐퍼 구조와 실질적으로 동일하며 작용 효과에서도 별다른 차이가 없다."

진보성 부정 관련: "날개를 링크 기구로 연결하여 동시에 작동시키는 것은 비교대상발명 2 내지 5에서 확인되듯 이 사건 기술분야에서 빈번하게 사용되는 주지관용기술에 해당한다. 따라서 이를 선행기술에 결합하여 도출하는 데 특별한 어려움이 있다고 보기 어렵다."

설치 위치 및 수치 한정 관련: "설치 위치를 송풍기 앞으로 변경하거나 날개의 개수를 반반으로 구성한 것은 통상의 기술자가 설계 조건에 따라 적절히 선택할 수 있는 단순한 설계 변경 또는 수치 한정에 불과하다."

IV. 이번 사건의 시사점

특허 분쟁에서 승소하기 위해서는 단순히 침해 여부만을 다투는 것이 아니라, 상대방 권리의 원천적인 결함을 찾아내어 무효화하는 입체적인 전략 수립이 필수적입니다. 특히 진보성 판단은 기술적 유사성과 주지관용기술의 범위를 어떻게 설정하느냐에 따라 결과가 달라지므로 풍부한 경험이 중요합니다.

이번 사건에서 피청구인 측은 대형 로펌을 선임하여 특허의 독창성을 강력히 주장하며 압박해 왔습니다. 그러나 당소 한상은 변리사는 치밀한 선행기술 조사와 기술적 분석을 통해 상대방 특허가 기존 기술의 단순한 조합임을 명확히 밝혀냈고, 결과적으로 침해 소송의 근거가 된 특허 자체를 무효화함으로써 완벽한 승리를 거둘 수 있었습니다.

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작성자 | 한상은 대표변리사

한상은 대표변리사는 2013년 변리사시험(49기)에 합격한 이후 대한민국 대검찰청 및 서울중앙지검 특허수사자문관으로 재직하며, 검사가 자문을 의뢰하는 지식재산권 범죄 사건에 대해 약 100건 이상의 소송·심판을 수행한 실무 전문가입니다.

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