당소는 타사로부터 상표등록에 대한 이의신청을 받아 권리 무효화 위기에 처한 상표 출원인을 대리하여, 특허청으로부터 이의신청은 이유 없다는 결정을 이끌어내며 성공적으로 상표권을 방어했습니다. (이의신청번호 제40-2017-000928호 사건)

* 담당변리사가 타 법인 재직 당시 수행한 사건입니다.

I. 사안의 개요

의뢰인은 2016년 11월 28일 테이블오더라는 상표를 제9류(소프트웨어 등)에 출원하여 공고 결정을 받았습니다. 그러나 해당 상표의 공고 기간 중 이의신청인(주식회사 달콤)은 본 상표가 상품의 성질을 직접적으로 표시하는 기술적 표장이며 수요자를 기만할 염려가 있다는 이유로 이의를 제기했습니다.

이의신청인은 본 상표가 상표법 제33조 제1항 제3호(성질표시 상표) 및 제34조 제1항 제12호(수요자 기만 상표)에 해당하므로 등록이 거절되어야 한다고 주장하며 등록 저지를 시도했습니다. 만약 이의신청이 인용될 경우 의뢰인은 해당 명칭에 대한 독점적 권리를 상실할 위기에 처한 상황이었습니다.

당소는 특허청에 이 사건 출원상표가 식별력을 갖춘 적법한 상표임을 소상히 밝히는 답변서를 제출하며 대응했습니다.

II. 사건의 핵심 쟁점 및 변론 전략

이 사건에서 쟁점은 ①식별력 유무(기술적 표장 여부)와 ②수요자 기만 가능성 여부입니다.

기술적 표장이란 상품의 산지, 품질, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표를 의미하며, 이는 특정인에게 독점시킬 수 없는 공공재적 성격의 명칭을 뜻합니다. 당소는 테이블오더가 단순히 식탁에서의 주문이라는 의미를 넘어 일체로 결합된 조어로서 새로운 관념을 형성한다고 변론했습니다.

특히 당소는 일반 거래자나 수요자들이 본 표장을 소프트웨어 관련 지정상품의 성질을 표시하는 것으로 흔히 사용하고 있지 않다는 점을 강조했습니다. 또한, 설령 용도를 암시하더라도 이는 직접적인 기술이 아닌 간접적인 암시나 강조에 불과하여 식별력이 인정되어야 한다고 변론했습니다. 나아가 SMART ORDER, 마이오더 등 유사한 구조의 상표들이 이미 등록되어 있다는 점을 근거로 형평성을 강조했습니다.

III. 특허청의 판단 (제40-2017-928호)

특허청은 한상은 변리사의 주장을 수용하여 이의신청인의 주장을 기각했습니다. 특허청 이의결정서의 주요 판단 내용은 다음과 같습니다.

식별력 관련: 이 사건 출원상표는 테이블과 오더가 띄어쓰기 없이 가로로 쓰여 외관상 일체로 결합되어 있는 조어로서, 전체적으로 지정상품의 성질을 간접적으로 암시 또는 강조하는 것으로 볼 수는 있으나 품질이나 용도를 직접적으로 표시한 기술적 표장이라고 보기는 어렵다.

유사 사례 및 기만 가능성 관련: SMART ORDER, 마이오더 등 오더가 결합된 표장들이 이미 등록되어 있는 점을 고려할 때, 일반 수요자에게 해당 상품들의 품질을 오인 또는 혼동하게 할 염려가 없으므로 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당하지 아니한다.

IV. 이번 사건의 시사점

상표 분쟁에서는 단순히 단어의 사전적 의미를 따지는 것이 아니라, 해당 업계의 거래 실태와 기존 등록례를 종합적으로 분석하는 절차가 필수적입니다. 특히 성질표시 상표라는 공격을 방어하기 위해서는 해당 표장이 암시적 수준에 머물러 있다는 점과 타사와의 형평성을 법리적으로 소명하는 것이 필수적입니다.

특히 이번 사건에서 상대방은 본 상표가 업계에서 범용적으로 쓰이는 용어임을 주장하며 강력한 등록 저지를 예고했습니다. 당소 한상은 변리사는 사건을 전체적으로 분석하여 논리적인 방어 전략을 수립했고, 철저하게 준비된 전략을 통해 특허청으로부터 등록 유지 결정을 받아낼 수 있었습니다.

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작성자 | 한상은 대표변리사

한상은 대표변리사는 2013년 변리사시험(49기)에 합격한 이후 대한민국 대검찰청 및 서울중앙지검 특허수사자문관으로 재직하며, 검사가 자문을 의뢰하는 지식재산권 범죄 사건에 대해 약 100건 이상의 소송·심판을 수행한 실무 전문가입니다.

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