당소는 경쟁사들로부터 디자인 등록무효 소송을 제기당해 디자인권 상실 위기에 처한 안마기 제조 업체를 대리하여, 특허법원으로부터 원고들의 청구를 모두 기각한다는 판결을 이끌어내며 소중한 디자인 자산을 지켜내는 데 성공했습니다. (특허법원 2022허3168 사건)

I. 사안의 개요

의뢰인은 손 안마 기능을 가진 안마기에 대하여 디자인권을 보유하고 있는 기업입니다. 의뢰인은 2021년 경쟁사들(A 주식회사, 주식회사 D)로부터 해당 디자인이 선행디자인들과 유사하여 신규성이 없거나 창작하기 쉽다는 이유로 디자인 등록무효 심판을 제기받습니다.

특허심판원이 2022년 4월 경쟁사들의 무효 심판 청구를 기각하는 심결을 내리자, 이에 불복한 경쟁사들은 특허법원에 심결취소 소송을 제기하며 의뢰인의 디자인권을 무효화시키기 위해 강경한 법적 공세를 이어갔습니다. 만약 디자인이 무효로 확정된다면 의뢰인은 해당 제품의 독점적 권리를 잃게 되는 급박한 상황이었습니다.

당소는 특허법원 소송 단계에서 의뢰인을 대리하여, 등록디자인이 선행디자인들과는 확연히 다른 미감을 가지고 있음을 논리적으로 변론하며 대응했습니다.

II. 사건의 핵심 쟁점 및 변론 전략

이 사건에서 쟁점은 ①선행디자인들과의 유사 여부에 따른 신규성 부정 여부와 ②선행디자인들의 결합을 통한 창작 용이성 여부입니다.

신규성(Novelty)이란 디자인 출원 전 공지된 디자인과 동일하거나 유사하지 않아야 한다는 요건을 의미합니다. 당소는 의뢰인의 등록디자인이 측면의 사선 결합면, 환기창과 투입구의 정렬 형태 등에서 선행디자인들과 확연히 구분되는 쟁점 디자인 부분을 가지고 있음을 강조하며 변론했습니다. 특히 선행디자인 1, 2는 화질이 낮거나 각도가 제한적이어서 디자인의 요지를 파악하기 불가능하다는 점을 지적했습니다.

창작 용이성(Non-obviousness)이란 해당 분야의 통상적인 디자이너가 공지된 디자인으로부터 쉽게 만들어낼 수 있는지를 의미합니다. 당소는 선행디자인 3, 4를 결합하더라도 의뢰인 디자인 특유의 상하부 커버 구성과 결합 라인 형상을 도출할 수 없으며, 이는 단순한 상업적 변형을 넘어선 독창적 창작물임을 강조하는 전략을 수립했습니다.

III. 특허법원의 판단 (2022허3168)

특허법원은 한상은 변리사의 주장을 받아들여 의뢰인의 디자인이 유효하다고 판결했습니다. 재판부는 판결문에서 다음과 같이 판단 근거를 명시했습니다.

유사 여부 판단 관련: 선행디자인 1, 2로부터 쟁점 디자인 부분과 대비하여 판단할 수 있는 부분들의 형상과 모양 등을 충분히 알거나 추측하기 어렵고, 경험칙 등에 의한 보충으로도 그 요지의 파악이 가능하다고 보이지 않는다. (판결문 7쪽 참조)

창작 용이성 관련: 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행디자인들을 결합하여 이 사건 등록디자인을 용이하게 창작해 낼 수 있다고 인정하기 어렵다. (판결문 10쪽 참조)

결론적으로 특허법원은 원고들의 주장이 이유 없다고 보아 청구를 모두 기각하고 소송비용 또한 원고들이 부담하도록 판결했습니다.

IV. 이번 사건의 시사점

디자인 분쟁에서는 단순히 전체적인 느낌이 비슷하다는 주장에 대응하여, 디자인의 구조적 특징이 나타나는 세부 요소들을 분리 분석하고 이를 통해 독자적인 심미감을 입증하는 절차가 필수적입니다. 특히 모바일 메신저 등으로 전송된 불분명한 사진을 근거로 한 무효 공격에 대해서는 디자인 요지 파악의 불가능성을 논리적으로 지적하는 것이 중요합니다.

이번 사건은 업계 내 다수의 경쟁사가 연합하여 소송을 제기한 사안으로, 의뢰인의 사업권이 달린 매우 위중한 절차였습니다. 당소 한상은 변리사는 특허법원 소송 과정에서 선행디자인들의 증거 능력을 면밀히 분석하고, 등록디자인만의 고유한 결합 구조를 도면에 근거하여 명확히 제시함으로써 방어에 성공할 수 있었습니다.

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작성자 | 한상은 대표변리사

한상은 대표변리사는 2013년 변리사시험(49기)에 합격한 이후 대한민국 대검찰청 및 서울중앙지검 특허수사자문관으로 재직하며, 검사가 자문을 의뢰하는 지식재산권 범죄 사건에 대해 약 100건 이상의 소송·심판을 수행한 실무 전문가입니다.

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