당소는 타인의 선사용상표와 유사하다는 이유로 등록무효 위기에 처한 상표권자를 대리하여, 특허법원으로부터 "선사용상표가 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려졌다고 보기 어렵다"는 판결을 이끌어내며 상표권을 지켜내는데 성공했습니다. (특허법원 2019허5058 사건)

I. 사안의 개요

의뢰인은 2017년 2월 '세컨에디션'이라는 명칭의 상표를 의류, 신발, 모자 등을 지정상품으로 하여 등록받았습니다. 이에 대하여 상대방(원고)은 의뢰인의 상표 등록 이전부터 자신이 '세컨에디션' 및 'SECOND EDITION'이라는 상표를 온라인 의류 소매업에 사용해왔다고 주장하며 등록무효심판을 청구했습니다. 

상대방은 자신의 선사용상표가 국내 수요자들에게 널리 알려져 있으므로 의뢰인의 상표는 수요자를 기만할 염려가 있고(상표법 제34조 제1항 제12호), 부정한 목적으로 출원된 것(제13호)이며, 업무상 관계를 통해 알게 된 상표를 가로챈 것(제20호)이라 주장했습니다. 특허심판원에서 청구가 기각되자 상대방은 특허법원에 심결취소소송을 제기하여 분쟁이 이어졌습니다. 

II. 사건의 핵심 쟁점 및 변론 전략

이 사건에서 쟁점은 ①선사용상표의 주지성(인지도) 여부와 ②출원 시 부정한 목적의 존재 여부입니다.

주지성이란 상표가 국내 수요자에게 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려진 상태를 의미합니다. 당소는 상대방이 제출한 매출액과 방문자 수 등이 국내 의류 시장 전체 규모에 비추어 볼 때 지극히 미미하며, 특정인의 브랜드로 각인되었다고 보기 부족하다는 점을 변론했습니다. 

부정한 목적이란 타인의 상표가 알려진 상태에서 그 신용에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 의도를 의미합니다. 당소는 의뢰인이 독자적으로 사업을 준비하며 상표를 출원한 것이며, 상대방과 어떠한 계약관계나 지인관계도 존재하지 않아 상대방의 상표 사용 준비 사실을 알 수 없었음을 강조했습니다. 

III. 특허법원의 판단 (2019허5058)

특허법원은 한상은 변리사의 주장을 수용하여 상대방의 청구를 기각하고 의뢰인의 상표권을 유지하는 판결을 내렸습니다. 주요 판단 근거는 다음과 같습니다.

주지성 관련: "선사용상표의 사용 기간이 출원일 기준 10개월, 등록결정일 기준 1년 6개월 정도로 단기이며, 상대방의 매출액(약 9.6억 원)은 국내 의류 소매업 시장 매출액(약 57조 원) 및 온라인 쇼핑몰 거래액(약 6조 원) 규모에 비추어 볼 때 국내 수요자에게 특정인의 상표로 인식될 정도라 보기 어렵다." 

광고 및 순위 관련: "상대방이 지출한 광고비는 약 4,000만 원에 불과하고, 의류 쇼핑몰 플랫폼인 '지그재그' 내 순위도 400~700위권에 머물러 있어 10~20대 사이에서도 특정인의 상표로 알려졌다고 인정하기 부족하다." 

신의칙 위반 관련: "의뢰인과 상대방 사이에 동업, 고용 등 계약관계나 업무상 거래관계가 있었다고 인정할 증거가 없으며, 의뢰인이 신의칙에 위반하여 상표를 출원했다고 볼 수 없다." 

IV. 이번 사건의 시사점

상표 무효 분쟁에서는 단순히 상표를 먼저 사용했다는 사실만으로는 부족하며, 그 사용의 결과로서 국내 수요자들에게 얼마나 객관적인 인지도를 확보했는지를 입증하는 절차가 필수적입니다. 특히 시장 규모와 대비한 상대적 지표를 분석하여 법리를 구성하는 것이 중요합니다.

이번 사건은 상대방이 대형 법무법인을 대리인으로 선임하여 공격해온 사안이었으나, 당소는 상대방의 통계 자료를 면밀히 분석하고 시장 상황과 대조함으로써 주지성 미달을 논리적으로 입증해냈습니다. 사전에 철저한 증거 분석을 통해 방어 전략을 수립했고, 그 전략을 통해서 소중한 상표권을 방어하는 데 성공할 수 있었습니다.

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작성자 | 한상은 대표변리사

한상은 대표변리사는 2013년 변리사시험(49기)에 합격한 이후 대한민국 대검찰청 및 서울중앙지검 특허수사자문관으로 재직하며, 검사가 자문을 의뢰하는 지식재산권 범죄 사건에 대해 약 100건 이상의 소송·심판을 수행한 실무 전문가입니다.

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