당소는 국내 유명 식기 브랜드의 상표권을 보호하기 위해, 타인이 유사한 표장으로 등록받은 상표에 대하여 등록무효 심판 및 소송을 진행했습니다. 그 결과, 특허법원으로부터 해당 등록상표가 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다는 판결을 이끌어내며 승소했습니다. (특허법원 2019허1704 사건)

I. 사안의 개요

피고(주식회사 데코원)는 YELANG이라는 표장을 사용하여 식기 및 도자기 제품을 판매해 온 기업입니다. 그런데 제3자인 원고가 피고의 선사용상표와 극히 유사한 YELANG을 식기류 등에 대하여 상표등록(제896587호)을 마친 사실을 확인하게 됩니다.

이에 피고는 특허심판원에 원고의 등록상표가 선사용상표의 영업상 신용에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하고, 수요자에게 출처의 오인·혼동을 일으키는 상표라고 주장하며 등록무효심판을 청구했습니다. 특허심판원에서 무효 심결이 내려지자, 원고는 이에 불복하여 특허법원에 심결취소소송을 제기했습니다.

II. 사건의 핵심 쟁점 및 변론 전략

이 사건에서 쟁점은 ①원고가 선사용상표의 진정한 권리자인지 여부와 ②구 상표법 제7조 제1항 제11호(수요자 기만 염려) 해당 여부입니다.

수요자 기만 염려란 선사용상표가 국내 수요자에게 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려져 있는 경우, 이와 동일·유사한 상표를 사용하여 출처의 오인·혼동을 일으키는 것을 의미합니다.

원고는 본인이 과거 관련 사업을 운영했으므로 선사용상표의 실질적 권리자라고 주장했습니다. 이에 대해 당소는 원고가 피고 회사의 등기부상 임원이 아니며, 주식을 보유하고 있지도 않다는 점을 근거로 법인격이 분리된 별개의 주체임을 명확히 변론했습니다. 또한, 피고의 매출 규모와 시장 점유율, 홈쇼핑 방송 내역 등을 상세히 제시하며 선사용상표가 이미 상당한 인지도를 확보했음을 강조했습니다.

III. 특허법원의 판단 (2019허1704)

특허법원은 한상은 변리사의 주장을 수용하여 원고의 등록상표가 무효가 되어야 한다고 판단하며 원고의 청구를 기각했습니다. 판결의 주요 내용은 다음과 같습니다.

상표의 유사성 관련: 선사용상표는 YELANG 부분이 중심적 식별력을 가지는 요부이며, 이 사건 등록상표는 이와 문자의 구성이 동일하고 호칭과 관념도 동일하여 두 표장은 전체적으로 유사하다.

인지도 및 혼동 가능성 관련: 피고의 매출액이 국내 가정용 도자기 총생산액의 약 4.39%를 차지할 정도로 성장했고, 롯데홈쇼핑 및 CJ오쇼핑 등 주요 채널을 통해 선사용상표가 노출된 점을 고려할 때, 특정인의 상품으로 인식될 정도로 알려졌다. 따라서 동일·유사한 지정상품에 사용될 경우 출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 크다.

IV. 이번 사건의 시사점

상표 분쟁에서는 단순히 표장의 유사성뿐만 아니라, 해당 표장이 시장에서 형성한 영업상 신용과 인지도를 객관적인 수치로 입증하는 절차가 필수적입니다. 특히 법인과 개인의 관계가 모호하게 얽힌 경우, 실질적인 경영권과 상표 사용 권한이 누구에게 있는지를 법리적으로 명확히 분리해내는 경험이 중요합니다.

이번 사건은 상대방이 과거의 사업 이력을 근거로 본인이 진정한 권리자라고 강력히 주장하며 법인 내부의 특수한 사정을 공략해온 까다로운 사안이었습니다. 당소 한상은 변리사는 기업신용분석보고서와 법인등기 등 객관적 증거를 바탕으로 상대의 주장을 탄핵했고, 철저하게 준비된 전략을 통해 소중한 브랜드 자산을 지켜낼 수 있었습니다.

---

작성자 | 한상은 대표변리사

한상은 대표변리사는 2013년 변리사시험(49기)에 합격한 이후 대한민국 대검찰청 및 서울중앙지검 특허수사자문관으로 재직하며, 검사가 자문을 의뢰하는 지식재산권 범죄 사건에 대해 약 100건 이상의 소송·심판을 수행한 실무 전문가입니다.

---

자세한 사항은 한상은 특허법률사무소로 연락해 주시기 바랍니다.

사무실 위치: 서울특별시 강남구 영동대로 511 무역센터 트레이드타워 30층

이메일: hi@insight-h.co.kr

상담문의: 02-6007-2132