당소는 동종업계 경쟁사로부터 디자인보호법 위반으로 고소당하는 등 사업 중단 위기에 처한 의뢰인을 대리하여, 특허심판원으로부터 해당 디자인등록이 무효라는 심결을 이끌어내며 상대방의 디자인권 공격을 무력화하는 데 성공했습니다. (특허심판원 2019당1271 사건)

I. 사안의 개요

의뢰인은 쇼핑몰을 통해 머리띠 형태의 가발 제품을 판매하고 있는 사업자입니다. 의뢰인은 2019년경 경쟁사로부터 자사의 머리띠 디자인권을 침해했다는 이유로 디자인보호법 위반 고소를 당하며 사업 운영에 큰 위기를 맞이합니다.

상대방은 의뢰인이 판매하는 제품이 자신의 등록디자인(제694583호)과 유사하다고 주장하며 형사 조치까지 취하는 등 강경한 태도를 보였습니다. 이에 당소는 상대방 디자인권의 효력을 근본적으로 상실시키기 위해 특허심판원에 디자인등록 무효심판을 청구했습니다.

II. 사건의 핵심 쟁점 및 변론 전략

이 사건에서 쟁점은 해당 등록디자인이 출원 전 이미 알려진 선행 디자인들로부터 ①용이하게 창작될 수 있는지 여부입니다.

용이창작성이란 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지된 디자인의 결합이나 변형을 통해 쉽게 만들어낼 수 있는 경우 디자인등록을 받을 수 없다는 개념을 의미합니다.

당소는 상대방의 디자인이 출원되기 전 이미 유튜브(2011년) 및 인터넷 쇼핑몰(2012년)에 유사한 형태의 디자인들이 공지되었음을 변론했습니다. 특히 상대방 디자인의 주된 창작 모티브인 '가발이 결합된 머리띠' 구조가 비교대상디자인 1과 2에 모두 나타나 있으며, 납작한 원호 형상의 머리띠와 가발이 머리띠를 감싸는 결합 방식 역시 이미 공지된 기술의 단순한 조합에 불과함을 강조했습니다.

III. 특허심판원의 판단 (2019당1271)

특허심판원은 한상은 변리사의 주장을 수용하여 상대방의 디자인등록을 무효로 한다고 판단했습니다. 특허심판원은 다음과 같이 판단했습니다.

공지성 관련: "비교대상디자인 1은 2011. 3. 11. 인터넷 유튜브에 게재되었고, 비교대상디자인 2는 2012. 4. 14. 인터넷 쇼핑몰에 게재된 것이 확인되므로 이 사건 등록디자인의 출원 전 공지된 디자인에 해당한다."

용이창작성 관련: "납작한 원호 형상의 머리띠 형상은 비교대상디자인 2에 공지되어 있고, 가발이 머리띠를 감싸는 결합 방식은 비교대상디자인 1에 공지되어 있다. 따라서 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 비교대상디자인들을 결합하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다."

IV. 이번 사건의 시사점

디자인 분쟁에서는 등록된 디자인의 창작성이 실제 보호받을 만한 수준인지, 그리고 출원 전 유사한 디자인이 존재했는지를 면밀히 분석하는 절차가 필수적입니다. 특히 형사 고소까지 진행된 급박한 상황에서는 상대방 권리 자체를 무효화하는 공격적인 방어 전략이 매우 중요합니다.

이번 사건에서 상대방은 의뢰인을 고소하는 등 강력한 법적 대응을 전개했으나, 당소 한상은 변리사는 철저한 선행 자료 조사와 논리적인 결합 방식 분석을 통해 상대방 디자인의 무효를 이끌어냈습니다. 사전에 준비된 정교한 무효화 전략이 있었기에 의뢰인은 법적 리스크를 완전히 해소하고 방어에 성공할 수 있었습니다.

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작성자 | 한상은 대표변리사

한상은 대표변리사는 2013년 변리사시험(49기)에 합격한 이후 대한민국 대검찰청 및 서울중앙지검 특허수사자문관으로 재직하며, 검사가 자문을 의뢰하는 지식재산권 범죄 사건에 대해 약 100건 이상의 소송·심판을 수행한 실무 전문가입니다.

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