당소는 자사의 등록상표가 타인의 선사용서비스표를 모방했다는 이유로 제기된 상표 무효 심판 사건에서, 상대방 상표의 인지도가 미비함을 객관적 데이터로 논파하며 피청구인을 대리하여 승소(기각 심결)를 이끌어냈습니다. (특허심판원 2018당3679 사건)

I. 사안의 개요

의뢰인(피청구인)은 2017년 2월 1일 가방, 지갑 등을 지정상품으로 하여 세컨에디션 상표를 적법하게 등록받았습니다. 그러나 해당 상표의 출원 전부터 동일한 명칭으로 온라인 의류 쇼핑몰을 운영해오던 청구인으로부터 무효 심판을 제기받게 됩니다.

청구인은 자신의 선사용서비스표가 국내 수요자들에게 널리 알려진 주지 상표임을 주장하며, 의뢰인이 부정한 목적으로 상표를 모방하여 등록했으므로 구 상표법 제7조 제1항 제9호, 제11호 및 제12호에 따라 그 등록이 무효가 되어야 한다고 주장했습니다.

당소는 의뢰인의 상표권을 수호하기 위해 청구인이 제출한 매출 및 인지도 자료의 신빙성을 탄핵하고, 객관적인 시장 규모 대비 상대방 상표의 영향력이 미미함을 입증하는 전략을 수립하여 심판에 임했습니다.

II. 사건의 핵심 쟁점 및 변론 전략

이 사건의 핵심 쟁점은 선사용서비스표의 인지도 형성 여부입니다. 구 상표법상 무효 사유가 성립하기 위해서는 상대방의 상표가 출원 당시 또는 등록결정 당시에 국내 수요자에게 특정인의 출처로 인식될 정도로 알려져 있어야 합니다.

당소는 청구인이 제출한 매출액 및 광고비 자료가 작성자를 알 수 없는 사적 문서에 불과하여 증거력이 부족함을 지적했습니다. 또한, 설령 해당 매출액을 인정하더라도 당시 연간 6조 원에 달하는 국내 의류 온라인 쇼핑몰 시장 규모와 비교할 때 청구인의 매출은 극히 미미한 수준임을 강조했습니다.

특히 청구인이 입점했던 쇼핑몰 플랫폼(지그재그) 내 순위가 400위~700위권에 머물렀던 점을 찾아내어, 해당 상표가 일반 수요자에게 특정인의 서비스업을 표시하는 것으로 각인되었다고 보기 어렵다는 점을 집중적으로 변론했습니다.

III. 특허심판원의 판단 (2018당3679)

특허심판원은 한상은 변리사의 변론을 적극 수용하여, 선사용서비스표가 국내 일반 수요자나 거래자들 사이에 특정인의 상표로 인식되었다고 볼 수 없으므로 이 사건 심판청구를 기각한다고 결정했습니다.

인지도 판단 관련: "청구인이 제출한 매출액 자료는 그 진위를 확인하기 어렵고, 이를 인정하더라도 당시 6조 원 규모의 의류 온라인 쇼핑몰 시장 거래액에 비하면 그 비중이 극히 미미하다."

플랫폼 순위 관련: "지그재그 서비스 내 조회 결과 해당 쇼핑몰은 400위 이하의 순위를 기록하고 있어, 이를 인기 쇼핑몰로 관리되었다고 보기 어렵다."

결론적으로 심판원은 선사용서비스표의 인지도가 인정되지 않으므로, 상표 및 상품의 유사 여부를 더 살펴볼 필요도 없이 구 상표법상 무효 사유에 해당하지 않는다고 판단했습니다.

IV. 이번 사건의 시사점

상표 분쟁에서 선사용자의 권리를 주장하기 위해서는 단순한 사용 사실을 넘어, 객관적인 시장 점유율과 인지도를 증명하는 절차가 필수적입니다. 반대로 등록상표를 방어하는 입장에서는 상대방이 제시하는 매출 지표를 당해 산업 전체의 통계 자료와 비교 분석하여 상대적 인지도의 낮음을 논리적으로 부각하는 것이 중요합니다.

이번 사건에서 청구인은 구체적인 매출액과 광고비를 제시하며 강력하게 무효를 주장했으나, 당소 한상은 변리사는 시장 전체 데이터와의 비교 분석 및 플랫폼 내 객관적 순위 자료를 확보하여 상대방의 주장을 효과적으로 탄핵했습니다. 철저한 사전 조사와 데이터 기반의 전략 수립이 방어 성공의 핵심이었습니다.

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작성자 | 한상은 대표변리사

한상은 대표변리사는 2013년 변리사시험(49기)에 합격한 이후 대한민국 대검찰청 및 서울중앙지검 특허수사자문관으로 재직하며, 검사가 자문을 의뢰하는 지식재산권 범죄 사건에 대해 약 100건 이상의 소송·심판을 수행한 실무 전문가입니다.

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