한상은 변리사는 네이버 지식IN 전문가로 활동하고 있으며, 본 컨텐츠는 지식인 상담사례를 재구성한 것입니다.

Q. 해외 수출용으로만 계약한 제품이 국내에 무단 유통되고 있어 고민입니다

식품 유통 및 제조사 직원입니다. 특정 업체와 100% 수출 전용으로 유통 계약을 맺고 제품을 공급하고 있는데, 해당 업체가 물건을 국내로 빼돌려 온라인과 오프라인에서 판매하고 있습니다. 위약금 조항이 있지만 거래 관계상 출고 정지는 어려운 상황입니다. 해당 제품은 자사 명의로 상표권과 디자인권이 등록되어 있습니다. 다만 제품에 자사 이름 대신 협력 제조사나 계약 브랜드사 이름만 기재되어 있는데, 이 경우 마켓플레이스에 디자인권 침해나 유사 제품 판매로 신고하여 판매 중지를 시킬 수 있을까요?

분야: 지식재산권, 상표권, 디자인보호법

A. 답변 

질문자님께서는 수출 목적으로 공급한 정품이 계약을 위반하여 국내 시장에 유통되는 상황에서, 보유하신 디자인권이나 상표권을 근거로 온라인 판매를 제재할 수 있는지 확인하고자 하시는 것으로 보입니다. 결론부터 말씀드리면, 해당 제품이 귀사의 허락 하에 생산된 정품인 이상 지식재산권 침해를 주장하기는 매우 어렵습니다.

이 사안에서 핵심이 되는 법리는 디자인보호법 및 상표법상의 권리소진의 원칙(Doctrine of Exhaustion)입니다.

디자인보호법 제95조(디자인권의 효력) 및 상표법 제108조(침해로 보는 행위)와 관련하여, 대법원은 권리자 또는 권리자로부터 허락을 받은 자에 의해 적법하게 유통된 상품에 대해서는 해당 지식재산권이 목적을 달성하여 소진된 것으로 봅니다. 즉, 한 번 정당하게 판매된 상품에 대해서는 그 이후의 전매나 유통 행위에 대해 권리자가 더 이상 권리를 주장할 수 없다는 원칙입니다.

귀사의 사례에 대입해 보면, 해당 제품은 귀사가 직접 제조하거나 OEM 방식을 통해 정당하게 생산한 진성상품(정품)입니다. 비록 유통업체가 수출용으로만 사용하기로 한 계약을 위반하여 국내에 유통시켰더라도, 제품 자체가 위조품이 아닌 이상 디자인권이나 상표권의 효력은 이미 소진된 상태입니다. 따라서 마켓플레이스에 디자인 도용이나 유사 제품 판매로 신고하더라도 침해로 인정되기 어렵습니다.

또한 제품에 귀사의 명칭이 기재되어 있지 않더라도, 등록 원부상 귀사가 권리자라면 권리 행사 자체는 가능합니다. 하지만 앞서 언급한 권리소진의 원칙 때문에 정품 유통을 지식재산권 침해로 처벌하거나 금지하기는 어렵습니다. 만약 무리하게 침해 신고를 하여 판매를 방해할 경우, 오히려 상대방으로부터 업무방해 등에 따른 역소송을 당할 위험도 존재합니다.

현재 상황에서 취할 수 있는 현실적인 대응은 지식재산권법이 아닌 민사상 계약 위반에 집중하는 것입니다. 유통업체와의 계약서에 명시된 수출 전용 조항 및 위약금 규정을 근거로 내용증명을 발송하여 경고하거나, 계약 위반에 따른 손해배상을 청구하는 방향으로 검토하셔야 합니다.

요약하자면, 귀사가 권리를 가진 정품이 유통되는 것이므로 디자인권 및 상표권 침해 신고는 법리적으로 타당하지 않을 가능성이 높습니다. 지식재산권 침해 주장은 제품이 가짜일 때 가능하며, 현재의 유통 문제는 계약 위반에 따른 민사적 해결이 우선되어야 합니다.

*본 상담결과는 한상은 변리사의 주관적인 견해이며, 구체적인 내용은 변호사 등 전문가와 상담하시길 바랍니다.

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작성자 | 한상은 대표변리사

한상은 대표변리사는 2013년 변리사시험(49기)에 합격한 이후 대한민국 대검찰청 및 서울중앙지검 특허수사자문관으로 재직하며, 검사가 자문을 의뢰하는 지식재산권 범죄 사건에 대해 약 100건 이상의 소송·심판을 수행한 실무 전문가입니다.

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