한상은 변리사는 네이버 지식IN 전문가로 활동하고 있으며, 본 컨텐츠는 지식인 상담사례를 재구성한 것입니다.

Q. 특허등록을 하고 싶은데 이미 사전에 등록된 특허가 검색되더라고요, 무효심판 청구하려 합니다

제가 특허를 등록받고 싶어서 조사를 해보니 이미 유사한 내용으로 등록된 사전 특허가 존재하고 있었습니다. 이를 해결하기 위해 특허심판원에 해당 특허의 취소를 요청하고 싶은데, 단순히 취소 신청만 하면 되는 것인지 궁금합니다. 신청 서류 외에 별도로 준비하거나 제출해야 할 서류가 무엇인지 알고 싶습니다.

분야: 지식재산권, 특허

A. 답변 

질문자님께서는 본인의 아이디어를 특허로 등록받기 위해 기존에 존재하는 타인의 등록 특허를 반드시 제거해야 하는지에 대해 의문을 가지고 계신 것으로 보입니다. 

결론부터 말씀드리면, 타인의 특허를 무효화하는 것과 본인의 발명이 특허를 받는 것은 별개의 문제입니다.

특허법 제29조 제1항 및 제2항에 따르면, 발명이 특허를 받기 위해서는 신규성과 진보성을 갖추어야 합니다. 신규성은 출원 전 이미 대중에게 알려진 기술과 동일하지 않아야 함을 의미하며, 진보성은 이미 알려진 기술들로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 없는 수준이어야 함을 의미합니다.

질문자님이 발견하신 사전 등록 특허는 설령 무효심판이나 취소신청을 통해 법적으로 소멸된다 하더라도, 이미 세상에 공개된 선행문헌으로서의 지위는 유지됩니다. 즉, 해당 특허가 무효가 된다고 해서 질문자님의 발명이 자동으로 신규성이나 진보성을 인정받는 것은 아닙니다. 특허청 심사관은 해당 문헌의 존재를 근거로 여전히 질문자님의 출원을 거절할 수 있습니다.

따라서 단순히 기존 특허가 방해된다는 이유만으로 무효심판을 청구하기보다는, 질문자님의 발명이 기존 특허와 비교했을 때 어떠한 기술적 차별점(구성의 곤란성 및 효과의 현저성)이 있는지 분석하는 것이 우선입니다. 기존 특허와 명확히 구분되는 차별점이 있다면 무효심판 없이도 별도의 특허 출원을 통해 권리를 확보할 수 있습니다.

다만, 특허법 제133조에 따른 등록무효심판이 반드시 필요한 예외적인 상황도 존재합니다. 대표적으로 모인출원의 경우가 이에 해당합니다. 이는 타인의 발명을 도용하여 무권리자가 출원한 경우로, 이때는 무효심판을 통해 해당 특허를 무효화하고 정당한 권리자가 본인의 출원일을 소급받아 권리를 회복하는 절차를 밟아야 합니다. 혹은 최근 개정법을 통해 직접 이전등록청구도 가능해 졌습니다.

정리하면, 일반적인 경우 제3자의 특허를 무효화한다고 해서 본인의 등록 가능성이 당연히 높아지는 것은 아닙니다. 기존 특허를 인용참증으로 삼아도 등록이 가능할 만큼의 진보성이 있는지 전문가의 검토를 먼저 받아보시는 것이 효율적입니다. 특수한 모인출원 관계가 아니라면 무리한 무효심판보다는 본인 발명의 구체적인 개량 포인트를 찾아 출원 전략을 세우시길 권장합니다.

*본 상담결과는 한상은 변리사의 주관적인 견해이며, 구체적인 내용은 변호사 등 전문가와 상담하시길 바랍니다.

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작성자 | 한상은 대표변리사

한상은 대표변리사는 2013년 변리사시험(49기)에 합격한 이후 대한민국 대검찰청 및 서울중앙지검 특허수사자문관으로 재직하며, 검사가 자문을 의뢰하는 지식재산권 범죄 사건에 대해 약 100건 이상의 소송·심판을 수행한 실무 전문가입니다.

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