한상은 변리사는 네이버 지식IN 전문가로 활동하고 있으며, 본 컨텐츠는 지식인 상담사례를 재구성한 것입니다.

Q. 등록된 상표의 일부 단어만 상호나 홍보물에 사용해도 문제가 없을까요?

등록 상표인 "연필반찬"과 동일한 명칭을 사업자등록증상 상호로 사용할 수 있다고 알고 있습니다. 상표권자 측에서 "연필"이라는 단어 자체에는 권한이 없다고 하는데, 제가 SNS 홍보 시 "연필"이라는 단어만 기재하거나 간판을 설치할 때 "연필"이라고만 표시해도 상표권 침해로부터 안전할지 궁금합니다.

분야: 지식재산권, 상표권

A. 답변

질문자님께서는 결합상표의 일부 구성 요소만을 분리하여 상호나 홍보 문구로 사용하는 행위가 상표권 침해에 해당할지 여부를 확인하고자 하시는 것으로 보입니다. 

결론부터 말씀드리면, 상표의 일부만 사용한다고 해서 침해 책임에서 무조건 벗어나는 것은 아니며, 사용 방식에 따라 침해 여부가 달라질 수 있습니다.

우선 관련 법령인 상표법 제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위)에 따르면, 자기의 상호를 상거래 관행에 따라 표시하는 행위에는 상표권의 효력이 제한됩니다. 이는 타인의 등록상표와 유사하더라도 본인의 이름을 정당하게 사용하는 경우에는 예외적으로 허용한다는 취지입니다.

하지만 여기서 말하는 '상거래 관행에 따른 사용'이란, 해당 명칭을 독특한 필체나 디자인으로 강조하여 '상표(서비스표)'처럼 보이게 하지 않고, 단순히 본인을 식별하기 위한 '상호'로서만 사용하는 것을 의미합니다. 만약 소비자가 해당 표기를 보고 특정 브랜드로 인식하게 된다면 침해 문제가 발생할 수 있습니다.

또한, 두 개 이상의 단어가 결합된 상표에서 일부 단어만 추출하여 사용하는 경우에도 주의가 필요합니다. 우리 법원은 결합상표 중 식별력이 있는 핵심적인 부분(요부)이 공통된다면 두 상표가 유사하다고 판단합니다. 만약 "연필"이라는 단어가 해당 서비스업에서 강한 식별력을 가진다면, 이를 분리하여 사용하는 행위 역시 상표권의 권리 범위 내에 포함될 가능성이 높습니다.

질문자님이 사업자등록증상 명칭인 "연필반찬"에서 일부를 생략하거나 변경하여 "연필"로만 사용하는 것은 법률상 '상호의 정당한 사용'으로 인정받기 어려울 수 있습니다. 판례에 따르면 상호에서 '주식회사'를 생략하거나 명칭의 일부를 임의로 가감하여 사용한 경우, 상표법상의 효력 제한 규정을 적용받지 못한 사례가 존재합니다.

따라서 간판이나 SNS 홍보 시에 등록상표와 유사한 단어를 부각하여 사용하는 것은 위험할 수 있습니다. 특히 상대방이 "연필"에 대해 권리가 없다고 구두로 언급했더라도, 그것이 법적인 면책 사유가 되지는 않으므로 실행 전 전문가의 검토가 반드시 선행되어야 합니다.

정리하면, 상호로서의 정당한 사용은 사업자등록상의 명칭을 변형 없이 상거래 관행에 따라 사용할 때 보호받을 수 있습니다. 명칭의 일부인 "연필"만을 강조하여 간판이나 홍보에 활용하는 것은 원칙적으로 상표권 침해의 소지가 있으므로 전문가의 상담을 통해 확인하시고 사용하시기 바랍니다.

*본 상담결과는 한상은 변리사의 주관적인 견해이며, 구체적인 내용은 변호사 등 전문가와 상담하시길 바랍니다.

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작성자 | 한상은 대표변리사

한상은 대표변리사는 2013년 변리사시험(49기)에 합격한 이후 대한민국 대검찰청 및 서울중앙지검 특허수사자문관으로 재직하며, 검사가 자문을 의뢰하는 지식재산권 범죄 사건에 대해 약 100건 이상의 소송·심판을 수행한 실무 전문가입니다.

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