한상은 변리사는 네이버 지식IN 전문가로 활동하고 있으며, 본 컨텐츠는 지식인 상담사례를 재구성한 것입니다.

Q. 석사논문 내용을 그대로 특허로 내고 싶은데 학교 동의가 필요한가요?

석사과정을 마치면서 제가 단독 저자로 쓴 논문 내용을 특허로 출원하려고 합니다. 그런데 주변에서 직무발명이라는 것이 있다고 해서 걱정이 됩니다. 대학교 교수님들은 학교에 보고해야 한다고 들었는데, 일반 대학원생인 저도 학교의 허가나 동의를 받아야 하는 규정이 있는지 궁금합니다. 혹시 나중에 문제가 될 소지가 있을까요?

분야: 지식재산권, 특허

A. 답변 

질문자님께서는 본인이 작성한 석사학위 논문의 기술적 내용을 개인 명의로 특허 출원할 때, 학교와의 관계에서 법적인 문제가 발생하지 않을지 확인하고자 하시는 것으로 보입니다. 특히 직무발명에 따른 승계 의무나 공동발명자에 대한 인정 기준이 문제 됩니다.

먼저 발명진흥법 제2조 및 제10조에서는 직무발명을 '종업원, 공무원, 법인의 임원 또는 기술자가 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자 등의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명'으로 정의하고 있습니다.

통상적으로 대학교 교수나 연구원은 학교와 임용 계약을 체결하며 직무발명 예약승계 규정의 적용을 받습니다. 따라서 발명 사실을 학교(산학협력단)에 통지해야 할 의무가 있습니다. 그러나 일반적인 대학원생은 학교와 고용 관계에 있는 '종업원'으로 보기 어려우므로, 별도의 연구 계약이나 근로 계약이 없는 한 원칙적으로 그 발명은 자유발명에 해당하여 단독 출원이 가능합니다.

다만, 특허법 제33조 제1항에 의거하여 발명을 완성하는 과정에 지도교수나 타 연구원의 실질적인 기여가 있었다면 이는 공동발명이 됩니다. 공동발명의 경우 모든 발명자가 공동으로 출원해야 하며, 만약 일부 발명자가 다른 공유자의 동의 없이 단독으로 출원할 경우 이는 무효 사유 또는 거절 이유가 될 수 있습니다.

여기서 '실질적 기여'란 단순히 아이디어를 제공하거나 연구를 관리·감독한 수준을 넘어, 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 제시하거나 실험을 통해 새로운 착상을 구체화하는 등 창작 행위에 직접 가담한 경우를 의미합니다. 만약 논문 작성 과정에서 지도교수의 구체적인 기술적 지도가 있었다면 공동발명자로 기재하는 것이 안전합니다.

또한, 논문이 이미 외부에 공개되었다면 특허법 제30조(공지예외적용주장)를 반드시 확인해야 합니다. 논문 공표일로부터 1년 이내에 출원해야 하며, 출원 시점에 해당 논문이 본인의 발명임을 증명하는 절차를 밟아야 신규성 상실로 인한 거절을 막을 수 있습니다.

요약하자면, 대학원생은 원칙적으로 직무발명 승계 의무가 없으나, 지도교수의 실질적 기여가 있었다면 공동발명으로 진행해야 합니다. 또한 논문 공개 후라면 반드시 공지예외적용 절차를 함께 진행하시기 바랍니다.

*본 상담결과는 한상은 변리사의 주관적인 견해이며, 구체적인 내용은 변호사 등 전문가와 상담하시길 바랍니다.

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작성자 | 한상은 대표변리사

한상은 대표변리사는 2013년 변리사시험(49기)에 합격한 이후 대한민국 대검찰청 및 서울중앙지검 특허수사자문관으로 재직하며, 검사가 자문을 의뢰하는 지식재산권 범죄 사건에 대해 약 100건 이상의 소송·심판을 수행한 실무 전문가입니다.

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