당소는 P사로부터 상표 등록취소심판을 청구받고 상표권 상실 위기에 처한 D사를 대리하여, 특허심판원으로부터 "상표의 정당한 사용이 인정된다"는 심결을 이끌어내며 상표권을 방어하는 데 성공했습니다. (특허심판원 2024당2409 사건) 

I. 사안의 개요

의뢰인 D사는 미국에 본점을 둔 화장품 및 가정용 제품 제조·판매 기업으로 국내에서 'I상표'를 등록하여 사용하고 있었습니다. 의뢰인은 2024년 8월 경쟁업체인 P사로부터 "I상표가 지정상품에 대해 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았다"는 이유로 상표등록 취소심판을 청구받습니다. 

P사는 상표법 제119조 제1항 제3호(불사용취소)를 근거로 의뢰인의 상표권을 소멸시키려 주장했습니다. 만약 불사용취소가 성립한다면 의뢰인은 국내에서 I상표에 대한 독점적 권리를 잃고 제품 판매에 큰 차질을 빚을 위기에 처한 상황이었습니다. 

당소는 의뢰인의 상표권 유지를 위해 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 상표를 사용한 사실을 수집하여 특허심판원에 제출하고 변론했습니다.

II. 사건의 핵심 쟁점 및 변론 전략

이 사건에서 쟁점은 불사용취소심판 청구일 전 3년 이내에 국내에서 지정상품(샴푸 등)에 대하여 상표권자에 의한 '정당한 상표 사용'이 있었는지 여부입니다. 

불사용취소제도란 등록된 상표라도 정당한 이유 없이 3년 이상 사용하지 않는 경우, 타인의 청구에 의해 그 등록을 취소하여 상표 선택의 기회를 확대하는 제도를 의미합니다. 

당소는 의뢰인이 국내 영업소를 설치하고 다수의 협력사(I사, C사 등)와 샴푸 용기 제작, 라벨 문안 디자인 등을 진행하며 정상적인 사업을 영위하고 있음을 객관적인 이메일 및 세금계산서 증거를 통해 강조했습니다. 특히 의뢰인이 국내 웹사이트와 미디어 매체 등을 통해 해당 상표가 표시된 샴푸를 광고하고 판매한 사실을 캡처 자료 및 인터넷 아카이브 기록으로 변론했습니다. 

III. 특허심판원의 판단 (2024당2409)

특허심판원은 당소의 주장을 수용하여 의뢰인이 지정상품에 대하여 심판청구일 전 3년 이내에 정당하게 사용하였다고 판단하고 P사의 청구를 기각했습니다. 특허심판원은 다음과 같이 판단했습니다.

상표권자에 의한 사용 관련: "I상표가 표시된 제품의 제조업자 또는 책임판매업자는 의뢰인 회사(D사)로 기재되어 있으므로, 이는 상표권자인 피청구인에 의한 사용으로 인정된다." 

정당한 사용 관련: "의뢰인의 국내 웹사이트 화면 및 샴푸 용기에 표시된 표장들은 이 사건 등록상표와 영문자가 동일하여 동일성 범주 내의 사용이다. 해당 제품은 '컬러 보정 샴푸'로 지정상품 중 '샴푸'와 동일성 범주 내에 속하며, 사용 시기 역시 심판청구일 전 3년 이내에 해당한다."  

IV. 이번 사건의 시사점

상표권 분쟁에서는 상표법에서 요구하는 '정당한 사용'의 요건을 충족하기 위해 객관적이고 체계적인 증거를 수집하는 절차가 필수적입니다. 특히, 제품 개발 단계부터 판매, 광고에 이르기까지의 거래 서류와 이메일 등 세부적인 자료 확보가 중요합니다.

이번 사건에서 P사는 상표권 소멸을 목적으로 취소심판을 제기하여 의뢰인의 비즈니스를 위협하는 급박한 상황이었습니다. 당소 한상은 변리사는 거래처와의 세금계산서, 이메일 내역, 웹사이트 아카이브 등 방대한 증거를 꼼꼼하게 분석하여 방어 전략을 수립했고, 사전에 철저하게 준비된 전략에 따라 상표 사용 사실을 명확히 제시하여 상표권 방어에 성공할 수 있었습니다. 

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작성자 | 한상은 대표변리사

한상은 대표변리사는 2013년 변리사시험(49기)에 합격한 이후 대한민국 대검찰청 및 서울중앙지검 특허수사자문관으로 재직하며, 검사가 자문을 의뢰하는 지식재산권 범죄 사건에 대해 약 100건 이상의 소송·심판을 수행한 실무 전문가입니다.

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