이번 칼럼에서는 반도체 장비 부품을 둘러싼 특허 분쟁을 다룹니다. 미국의 반도체 장비 기업 램 리서치가 국내 중소기업 SMT를 상대로 제기한 특허침해 소송입니다. 청구범위의 구성요소를 모두 실시하지 않은 부품 공급 행위에도 특허권의 효력이 미치는지가 쟁점이었습니다.
램 리서치 · SMT 캠 고정 전극 클램프 특허침해 사건
오늘 칼럼은 유튜브 채널 한변리사 1% 인싸이트 내용을 바탕으로 재구성한 글입니다.
분쟁의 배경
램 리서치는 1972년에 설립된 미국 기업으로 반도체 웨이퍼 가공 공정 장비를 공급합니다. 삼성전자와 TSMC 등이 주요 고객사이며, 국내에 보유한 반도체 관련 특허는 약 260건에 이릅니다.
SMT는 2014년에 설립된 국내 중소기업입니다. 램 리서치 장비를 사용하는 고객사에 소모성 부품의 대체품을 제작해 공급하면서 성장하였습니다. 이 대체 부품이 램 리서치의 캠 고정 전극 클램프 특허를 침해하는지를 두고 소송이 제기되었습니다.
SMT가 공급한 부품은 자사 특허의 실시에만 쓰이는 전용품이며, 자사 장비에 장착되면 특허의 구성이 그대로 완성된다는 입장입니다.
고객사의 요청에 따라 소모성 대체 부품을 제작해 납품한 것일 뿐이고, 해당 부품은 이미 공지된 기술에 기반하고 있어 침해가 성립하지 않는다는 입장입니다.
문제가 된 기술
반도체 공정은 챔버 안에서 플라즈마로 웨이퍼를 가공하는 방식으로 이루어집니다. 챔버 안에는 정전척과 샤워헤드가 있고, 샤워헤드는 전극과 플레이트로 구성됩니다. 문제가 된 특허는 이 샤워헤드 부분에 적용된 기술입니다.
종래에는 전극과 플레이트를 나사로 고정하는 체결 방식이 쓰였습니다. 고온 환경에서 두 부재가 서로 다르게 팽창하면 파손이 발생할 수 있다는 문제가 있었습니다. 램 리서치는 스터드 소켓 어셈블리를 도입하여 이 문제에 대응하였습니다. 디스크 스프링 스택이 전극과 플레이트를 밀착시켜 열팽창이 일어나도 밀폐성이 유지되도록 하는 구조입니다.
직접침해와 간접침해
특허침해는 크게 두 갈래로 나뉩니다. 직접침해는 청구범위에 기재된 구성요소를 모두 사용하여 실시하는 경우입니다. 구성요소가 하나라도 빠지면 원칙적으로 직접침해가 성립하지 않습니다.
간접침해는 그 예외에 해당합니다. 특허법 제127조는 물건의 특허발명에 관하여 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 업으로서 생산하거나 판매하는 행위를 침해로 보도록 정하고 있습니다. 완성품을 만들지 않았더라도 그 부품이 해당 특허의 전용품이라면 실시의 예비적 행위로 보아 침해가 인정됩니다.
법원이 전용품으로 본 근거
램 리서치의 특허에는 디스크 스프링 스택과 스터드 소켓 외에 캠샤프트와 같은 구성요소도 포함되어 있었습니다. SMT는 캠샤프트를 생산하지 않았습니다. 그러나 SMT가 공급한 부품이 램 리서치 장비에 장착되면 결과적으로 특허 기술과 동일한 구성이 되는 상황이었습니다.
법원은 SMT의 부품이 기존 기술과 구별되는 구성을 갖추고 있고, 해당 특허의 실시 외에 다른 용도로 사용될 수 없다고 판단하였습니다. 간접침해의 성립이 인정되어 약 34억 원의 손해배상이 명해졌으며, 이 판단은 대법원에서 확정되었습니다.
SMT는 램 리서치의 특허에 대하여 무효심판을 청구한 상태입니다. 특허가 무효로 확정되는 경우 확정판결에 대한 재심을 청구할 여지가 남습니다.
부품 시장에 남는 문제
이 판결로 국내 기업들은 SMT의 대체 부품을 사용하기 어렵게 되었습니다. 장비 제조사가 공급하는 순정 부품에 대한 의존도가 높아질 것이라는 전망이 나옵니다. 소모성 부품의 조달 경로가 좁아지는 문제와 개발 기술의 보호 필요성이 함께 걸려 있는 지점입니다.
- 전용품인지 여부는 다른 용도의 존재에서 갈립니다. 해당 부품이 특허발명의 실시 외에 범용으로 쓰일 수 있다는 점이 제시되지 않으면 부품 공급만으로도 책임이 인정될 수 있습니다.
- 고객사의 요청에 따른 제작이라는 사정은 침해 여부를 좌우하지 않습니다. 거래 경위가 아니라 부품 자체의 구성과 용도가 판단 대상이 됩니다.
- 공지기술에 기반한다는 항변은 대비 자료를 특정하여야 다투어집니다. 어떤 공개 자료의 어느 구성이 대응하는지를 나누어 제시하는 작업이 논증의 대부분을 차지합니다.
- 무효심판은 확정판결 이후에도 다툴 여지를 남깁니다. 특허가 무효로 확정되면 재심 사유가 될 수 있으므로 침해소송과 무효심판의 진행 시점을 함께 살피게 됩니다.
- 대체 부품 사업을 준비하신다면 대상 장비의 특허 구성부터 확인할 실익이 있습니다. 청구항의 구성요소와 공급하려는 부품의 대응 관계를 미리 대비해 두면 공급을 시작하기 전에 위험을 가늠할 수 있습니다.
한상은 변리사의 한마디
간접침해는 청구범위의 구성요소를 모두 갖추지 않은 행위에도 특허권의 효력이 미치는 경우를 정한 제도입니다. 중소기업의 입장에서는 고객사의 요청에 따라 소모성 부품을 제작해 공급하는 일이 통상의 영업 활동으로 보일 수 있습니다. 다만 그 부품이 특정 특허 장비에만 맞도록 설계된 것이라면 특허권의 효력 범위 안에 들어온다고 보는 것이 제도의 취지에 부합한다고 생각합니다. 테슬라가 보유 특허를 공개한 사례처럼 특허를 공유하여 산업 발전을 꾀하여야 한다는 견해도 있습니다. 그러나 자본을 들여 개발한 기술을 일정 기간 독점적으로 보호받는 장치 역시 필요하며, 특허는 그 최소한의 보호 수단이라고 봅니다.
- 사무실 위치
- 서울특별시 강남구 영동대로 511 무역센터 트레이드타워 30층
- 상담 문의
- 02-6007-2132