LK-99 특허 될까? 초전도체 특허 심사 진행 상황과 쟁점 분석
이번 칼럼에서는 큰 이슈가 되었던 퀀텀에너지연구소의 상온·상압 초전도체 LK-99 관련 특허의 심사 진행 현황과 주요 법리적 쟁점을 살펴보고자 합니다. 유튜브 채널 ‘한변리사 1% 인싸이트’에서 다룬 퀀텀에너지연구소의 LK-99 특허 심사 경과와 청구항 작성 전략에 관한 해설 영상입니다.
LK-99 특허 출원 현황과 심사진행 상황
주식회사 퀀텀에너지연구소에서 출원하여 현재 공개된 특허는 총 4건입니다. 특허출원은 출원 후 1년 6개월이 지나야 공개되므로 공개되지 않은 추가 출원이 존재할 수 있습니다.
가장 먼저 출원된 2020년 출원 ‘초전도체를 포함하는 저저항 세라믹화합물의 제조방법 및 그 화합물(출원번호 10-2020-0092373)’은 LK-99 이슈가 불거지기 전에 심사를 받아 등록되었습니다. 반면 2021년 출원된 ‘상온, 상압 초전도 세라믹화합물 및 그 제조방법(출원번호 10-2021-0112104)’과 두 건의 분할출원(출원번호 10-2021-0183229, 출원번호 10-2022-0106812)은 LK-99가 사회적으로 알려진 이후 심사가 진행되어 2024년 1월과 3월에 거절이유가 통지되었습니다.
발명자 지분 승계 쟁점과 해소 경과
특허법상 발명을 직접 한 자연인은 ‘발명자’가 되고, 특허를 소유할 주체는 ‘출원인’이 됩니다. 회사는 특허를 소유할 수는 있으나 발명 행위 자체를 할 수는 없으므로, 발명자로부터 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 정당하게 승계받아야 출원인이 될 수 있습니다(특허법 제33조 제1항). 정당한 권리 승계가 이루어지지 않은 특허출원은 무효 사유에 해당합니다.
LK-99 특허는 이석배, 김지훈 연구자가 발명자로 출원되었다가 이후 권영완 교수가 발명자로 추가되었습니다. 이후 권영완 교수는 특허를 받을 수 있는 권리를 퀀텀에너지연구소 측에 양도한 적이 없다고 이의를 제기하였고, 특허청 심사관 역시 정당 승계 여부에 대한 의견 제출을 요구하였습니다.
퀀텀에너지연구소에 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하거나 지분을 승계한 사실이 없다는 취지로 이의를 제기하였습니다.
초기에는 권 교수가 고려대학교 소속이므로 직무발명 예약승계 규정에 따라 고려대학교가 권리를 주장할 사안이라고 1차 반박하였으나, 이후 다른 특허출원에서 권 교수와 지분 승계를 원만히 합의하였다는 의견서를 제출하여 쟁점을 해소하였습니다.
초전도 효과 기재와 저저항 중심의 특허 전략
특허청 심사관은 LK-99가 초전도체라는 주장을 담고 있으므로 상온·상압에서 초전도 효과를 나타낸다는 점을 확인할 수 있어야 등록이 가능하다는 취지의 의견을 제시하였습니다. 아울러 논문에서 공개한 화학식(Pb10-xCux(PO4)6O) 외에 다양한 전이금속, 전형원소, 란탄계열 원소까지 청구범위에 광범위하게 포함하고 있어, 제시된 실험 데이터에 비해 특허 범위가 지나치게 넓다고 지적하였습니다(특허법 제42조 제4항 제1호).
일반적인 기계 발명과 달리 화학 발명은 화학식만으로는 물질의 효과를 알 수 없기 때문에 명세서에 구체적인 효과와 이를 뒷받침하는 실험 데이터를 기재하여야 합니다. 현재 LK-99가 상온·상압 초전도성을 나타낸다는 실험 데이터를 제출하기 어려운 상황이라면, 굳이 초전도에만 매달릴 이유가 없습니다.
명세서에는 마이스너 효과 외에도 저저항 특성이 기재되어 있습니다. 저저항 실험 데이터만 명확히 입증할 수 있다면 ‘초전도’라는 단어를 제외하고 ‘저저항 세라믹 화합물’로 한정하여 등록을 추진할 수 있습니다. 물건 발명의 특허권 효력은 동일한 물건 전체에 미치므로, 우선 저저항 세라믹 화합물로 특허를 받아두면 향후 해당 물질이 초전도성을 띠는 것으로 밝혀지더라도 온전히 특허권을 행사할 수 있습니다.
청구항 작성 방식과 제법한정물건발명(PbP)의 문제점
특허는 물건, 방법, 물건을 생산하는 방법의 세 가지 유형으로 나뉩니다. 퀀텀에너지연구소는 산화 납과 황산 납으로 라나카이트를 제조하고 인화 구리를 합성하여 진공 상태에서 구워내는 제조 레시피를 방법 발명(청구항 12~20항)으로 청구하였습니다. 그러나 방법 발명을 청구하면서 물건의 구조를 특정하는 화학식을 청구항에 병기한 것은 방법 발명의 심사 관점에서 불필요한 기재에 해당합니다.
더욱 큰 문제는 청구항 21항의 제법한정물건발명(Product by Process, PbP)입니다. PbP 청구항은 물건의 구조를 직접 특정하기 어려울 때 제조방법을 통해 물건을 특정하는 작성 기법입니다.
청구항 21항은 “제12 내지 20항 중 어느 한 항의 제조방법에 의하여 제조되는 것을 특징으로 하는 화학식 1에 의한 세라믹화합물”로 작성되어 있습니다. 제조방법을 적었을 뿐만 아니라 물건의 구조인 화학식 1까지 직접 기재하여 ‘제법한정 물건물건 발명’의 형태를 취하고 있습니다. 구조를 알 수 없어 제조방법으로 한정한다는 PbP 청구항의 본래 취지와 달리 화학식으로 구조가 특정되어 있으므로, 심사 대상은 제조방법이 아닌 화학식 1의 물건 자체가 됩니다. 따라서 청구항 21항은 동일한 화학식을 청구하고 있는 청구항 1항과의 관계에서 선출원주의 위반(중복특허) 지적을 받을 수 있습니다(특허법 제36조).
한상은 변리사의 한마디
LK-99가 저저항 특성만 실험 데이터로 명확히 입증할 수 있어도 기술적으로 매우 큰 가치를 지닙니다. 훗날 해당 물질이 초전도성을 가지는 것으로 규명되더라도 저저항 세라믹 화합물 물건특허로 충분히 권리를 행사할 수 있습니다. 무리하게 초전도라는 효과에 집착하기보다는, 입증 가능한 저저항 효과를 중심으로 권리 범위를 재설정하고 청구항 형식을 논리적으로 정비하는 현실적인 특허 전략을 취해야 할 것입니다.
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