지식재산권 소송 및 자문
지식재산권 소송은 특허법·상표법·저작권법이 보호하는 권리를 둘러싼 소송을 통틀어 부르는 말입니다. 그중 특허권·실용신안권·상표권·디자인권에 관한 소송을 특허소송이라고 부릅니다.
권리가 유효한지, 효력이 어디까지 미치는지는 특허심판원이 전속으로 맡고, 침해금지와 손해배상은 일반 법원이 맡습니다. 같은 분쟁이 특허심판원과 법원에서 동시에 진행되는 경우가 적지 않습니다.
특허소송
특허소송은 권리의 유효성과 권리범위를 다투는 심결취소소송, 침해 및 손해배상을 다투는 민사소송, 침해죄와 관련된 형사소송으로 구분됩니다.
관할 구조
| 구분 | 1심 | 2심 | 3심 |
|---|---|---|---|
| 심결취소소송 | 특허심판원 (심결) | 특허법원 | 대법원 |
| 침해 민사소송 | 지방법원 합의부 | 특허법원 | 대법원 |
| 형사소송 | 지방법원 | 고등법원 또는 지방법원 합의부 | 대법원 |
1-1심결취소소송 — 심판원의 판단에 불복해 특허법원에 내는 소송
특허심판원의 심결(거절결정불복, 무효, 권리범위확인 등) 또는 결정에 불복하여 그 취소를 구하는 소송입니다. 특허심판원이 사실상 제1심 역할을 수행하므로, 특허법원에서 2심, 대법원에서 3심이 진행되는 2심제로 운영됩니다.
행정소송의 성격을 가지며, 행정소송법 제8조 제2항에 따라 민사소송법과 민사소송규칙이 적용됩니다.
단계별 절차
- 소장 제출사건 경위, 심결 요지, 취소 사유 등을 구체적으로 기재하여 제출합니다. 소송위임장 등 필수 서류를 첨부해야 하며, 증거는 원칙적으로 소장 제출 시 일괄 신청해야 합니다.
- 답변서 제출피고는 소장 송달 후 3주 이내에 제출합니다. 필요시 원칙적으로 2회까지 기한 연장 신청이 가능합니다.
- 절차협의와 사건관리준비서면 제출 횟수·기한·분량, 변론 횟수 등을 협의합니다. 필요시 인터넷 화상회의를 통한 사건관리가 이루어집니다.
- 서면 공방준비서면은 12포인트 이상, 줄 간격 200% 이상, 30쪽 이내로 작성합니다. 형식에 반하는 서면은 진술이 불허될 수 있습니다.
- 변론기일당사자 각 20분 이내로 구술 변론합니다. 프레젠테이션 변론 및 실물 제품 시연이 가능하며, 요약쟁점정리서면 제출을 명받을 수 있습니다.
- 판결 선고심결취소 판결이 확정되면 심판원은 그 판결의 취지에 따라 다시 심결해야 합니다(기속).
- 상고판결문 송달 후 2주일 이내 제기합니다. 상고이유가 법에 정해진 사유에 해당하지 않으면 본안 심리 없이 기각될 수 있으며(심리불속행), 이는 접수일로부터 4개월 이내에 결정됩니다.
- 증거 원용 — 심판 단계 자료라도 소송에서 다시 제출해야 합니다. 중복 자료는 앞 절차의 서면을 원용하는 방식으로 대신할 수 있습니다.
- 선행발명 특정 — 진보성 부정 주장 시 가장 중심이 되는 선행발명(주선행발명)을 정하고, 구성요소 간 결합 관계와 그 이유를 명시적으로 기재해야 합니다.
- 용어 및 번역 — ‘비교대상발명’ 대신 ‘선행발명’을 사용하며, 외국어 문헌은 전문 번역문을 첨부해야 합니다. 기계번역은 허용되지 않습니다.
- 실기한 공격방어방법 — 재판장이 정한 기한을 도과한 주장 및 증거 신청은 정당한 사유 없이는 각하될 수 있습니다.
1-2민사소송 — 침해금지 · 손해배상 · 가처분
특허권 등의 침해금지청구, 손해배상, 신용회복 등과 관련된 분쟁을 다룹니다. 1심은 서울중앙, 수원, 대전, 대구, 부산, 광주 등 전국 6개 지방법원의 합의부가 담당하며 서울중앙지방법원의 중복관할이 인정됩니다. 2016년부터 침해사건의 항소심을 특허법원이 전속 관할하게 되어, 1심 지방법원 합의부에서 2심 특허법원, 3심 대법원 체계로 운영됩니다.
단계별 절차
- 소 제기 및 가처분본안 소송 전후로 현저한 손해를 방지하기 위해 침해금지가처분을 신청하여 본안 판결 전에 먼저 침해를 멈추게 할 수 있습니다. 가처분이 인용되는 경우 신청인은 담보를 제공하여야 합니다.
- 기술설명회일반 민사소송과 달리 재판부와 기술전문가(기술심리관, 기술조사관) 앞에서 침해 여부를 다투는 기술설명회를 진행합니다. 사건에 따라 외부 전문가인 전문심리위원이 지정되기도 합니다.
- 증거조사 (자료제출명령)침해 증명이나 손해액 계산에 필요한 회계장부 등의 자료 제출을 법원이 명할 수 있으며, 영업비밀이 포함된 경우 비밀유지명령이 병행될 수 있습니다.
- 감정 및 손해배상 산정일실이익이나 침해자 이익 산정을 위해 회계 전문가 등에 의한 감정이 실시됩니다.
- 피고 실시제품 특정 — 집행기관이 식별할 수 있도록 상품명, 형식번호, 도면, 사진 등을 사용하여 구체적·사실적으로 특정해야 합니다.
- 구성요소 대비표 — 특허발명의 구성요소와 피고 제품의 대응 구성을 일대일로 비교한 대비표 제출이 필수적입니다.
- 경고장 수령 후 대응 — 경고장을 받고도 조치 없이 침해를 계속하면 민사소송에서 고의성이 인정되어 징벌적 배상에 불리해질 수 있습니다. 그래서 받은 즉시 전문가의 비침해 감정 등을 진행합니다.
- 심판의 병행 — 침해소송에서 피고는 대개 권리에 대한 무효심판을 병행 청구하면서 소송에서도 무효 항변을 제기합니다. 침해분쟁으로 법원에 계류 중인 사건과 관련된 심판은 신속심판의 신청 대상에 해당합니다.
1-3형사소송 — 특허 · 상표 · 디자인 침해죄 고소
지식재산권을 고의로 침해한 자에 대한 처벌 절차입니다. 경찰청과 특별사법경찰관리가 수사를 담당하며, 대전지방검찰청이 특허범죄수사중점청, 수원고등검찰청이 산업기술유출수사중점청으로 운영되고 있습니다.
단계별 절차
- 고소 및 수사권리자가 고소장을 제출하면 경찰 및 특별사법경찰관리가 수사에 착수합니다. 침해 조사 및 확인 절차를 통해 확보된 증거가 핵심입니다. 경찰 단계에서 송치 여부가 결정되고, 검찰에서 보완수사를 거쳐 공소제기 여부가 결정됩니다.
- 기소 및 재판검사의 기소 후 지방법원, 고등법원 또는 지방법원 합의부, 대법원의 3심제로 재판이 진행됩니다.
- 범죄 성립 요건 심리일반 범죄와 마찬가지로 구성요건 해당성, 위법성, 책임성을 심리하며, 특히 침해의 고의성 여부가 쟁점이 됩니다.
- 고의성 입증과 방어 — 권리자는 경고장 발송 등을 통해 상대방의 고의를 입증하려 합니다. 피의자는 전문가의 비침해 또는 무효에 관한 감정서 등을 근거로 고의가 없었음을 다툽니다.
- 심결의 영향 — 관련 권리범위확인심판의 심결이나 판결 내용은 형사재판에서 침해 여부를 판단하는 유력한 증거 자료로 활용됩니다.
- 심판의 병행 — 피의자 측에서는 무효심판이나 소극적 권리범위확인심판을 청구하여 침해죄의 전제를 다투는 방식이 사용됩니다. 수사가 진행 중인 사건과 관련된 심판은 신속심판의 신청 대상에 해당합니다.
- 미필적 고의 — 다수의 상품을 개별적으로 확인할 수 없었다는 사정만으로는 고의가 부정되지 않는다는 취지의 판단이 축적되어 있습니다.
특허심판
특허심판은 전문적인 기술 지식이 필요한 특허, 실용신안, 디자인, 상표권의 발생과 소멸, 권리범위에 관한 분쟁을 해결하는 특별행정심판입니다. 지식재산처 소속 특허심판원이 담당합니다. 일반 법원의 재판과 유사하게 직무상 독립된 3인 또는 5인의 심판관 합의체가 준사법적 절차에 따라 심리하여 심결을 내립니다.
심결은 사실상 1심 판결의 역할을 하며, 이에 불복할 경우 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있습니다.
소요 기간
| 구분 | 기간 |
|---|---|
| 신속심판 | 약 3개월 |
| 우선심판 | 약 6개월 |
| 일반심판 | 약 12개월 |
2-1거절결정불복심판 — 출원인의 권리 구제 절차
심사관이 특허 출원에 대해 최종적으로 거절결정을 내렸을 때, 출원인이 이에 동의하지 못할 경우 청구하는 심판입니다 (특허법 제132조의17). 청구인만 존재하는 결정계 심판의 성격을 가집니다.
단계별 절차
출원인이 거절결정서를 송달받은 날부터 3개월 이내에 심판청구서를 제출하며 시작됩니다. 이후 방식심사를 거쳐 심판관이 지정되고, 심판부는 심사관의 거절 이유가 타당한지 서면 심리를 원칙으로 검토합니다. 심리 결과 거절 이유가 해소되었다고 판단되면 거절결정 취소 심결을, 그렇지 않으면 청구 기각 심결을 내립니다.
- 보정서와 심판청구이유서를 전략적으로 활용하여야 합니다. 상황에 따라 다를 수 있으나, 단순히 심사관의 판단이 틀렸다고 주장하기보다 명세서의 청구범위를 보정하는 것이 중요합니다. 보정으로 선행기술과의 차이를 구체적으로 드러냅니다.
2-2특허등록 무효심판 — 특허권을 소급적으로 소멸시키는 심판
등록된 특허에 신규성이나 진보성 결여, 명세서 기재 불비, 무권리자 출원 등의 하자가 있음을 이유로 그 효력을 처음부터 없애기 위해 청구하는 심판입니다 (특허법 제133조). 이해관계인과 권리자가 대립하는 당사자계 심판입니다.
동종업자이거나 특허권 침해의 경고를 받은 자, 특허소송이 계속 중인 자에게 이해관계가 인정됩니다.
단계별 절차
청구인이 무효 사유를 적시한 심판청구서를 제출하면, 피청구인인 권리자에게 답변서 제출 기회가 부여됩니다. 이후 양측은 심판의견서 및 재답변 의견을 통해 수차례 공방을 주고받습니다. 쟁점이 복잡한 사건은 구술심리를 개최하여 양측의 주장과 설명을 직접 듣고 판단합니다. 재판에서의 변론과 유사한 절차이며, 심결이 확정되면 특허권은 소급하여 소멸합니다.
- 청구인 (공격 측) — 특허를 무효화할 수 있는 선행발명을 찾는 데 집중합니다. 다만 선행발명의 수가 많다고 유리하지 않습니다. 근거 문헌을 한두 개로 좁히고 나머지를 그 분야에서 널리 쓰이는 기술(주지관용기술)의 자료로 배치하는 구성이 효과적입니다.
- 피청구인 (방어 측) — 제시된 선행발명과의 차이점을 목적, 수단, 효과 관점에서 주장합니다. 명세서에 기재되지 않은 효과는 인정되기 어려우며, 필요 시 무효심판 절차 중에 정정청구를 병행합니다.
2-3정정심판과 정정청구 — 청구범위를 감축하여 권리를 유지하는 절차
특허권자가 명세서 또는 도면에 잘못 기재된 사항을 바로잡거나 청구범위를 감축하기 위하여 청구하는 절차입니다. 무효심판이 계속 중인 경우에는 그 절차 안에서 정정청구를 할 수 있습니다.
- 무효심판에 대한 대표적인 방어 수단입니다. 다만 청구범위를 좁히면 무효 사유는 회피할 수 있으나, 좁혀진 범위에서는 침해 주장이 성립하지 않게 되는 경우가 발생합니다. 따라서 진행 중인 침해 사건이 있다면 함께 검토하여야 합니다.
- 심결취소소송이 계속 중인 경우 정정심판의 청구 시점과 그에 따른 소송 진행 방안이 절차협의의 핵심 대상이 됩니다.
2-4특허 권리범위확인심판 — 침해인지 아닌지를 심판원에서 확인받는 절차
특허권의 효력이 특정 발명(확인대상발명)에 미치는지 여부를 공적으로 확인받는 절차입니다 (특허법 제135조). 특허권자가 침해자를 상대로 청구하는 적극적 심판과, 실시자가 자신의 발명이 침해가 아님을 확인받으려는 소극적 심판으로 나뉩니다.
단계별 절차 및 심결의 효력
청구인이 확인받고자 하는 확인대상발명의 도면과 설명서를 심판청구서에 첨부하여 청구합니다 (특허법 제140조 제3항). 심판부는 특허발명의 청구범위와 확인대상발명을 일대일로 대비하여 구성요소 완비의 원칙이나 균등론에 따라 권리범위에 속하는지를 판단합니다.
심결을 받았더라도 그것만으로 강제집행의 근거(집행권원)가 되지는 않으므로, 침해금지나 손해배상을 구하려면 민사법원에 별도 소를 제기해야 합니다. 다만 권리범위에 관한 심결·판결이 확정되면 민형사 소송에서 유력한 증거로 활용됩니다. 아울러 신속심판이나 우선심판으로 진행하는 경우 민사소송보다 훨씬 빠르게 약 3개월에서 6개월 내에 침해 여부를 확인할 수 있습니다.
- 확인대상발명 특정 — 차이점을 판단하는 데 필요한 정도로 구체적인 구성이 기재되어야 합니다. 특정이 불분명하면 각하될 수 있습니다.
- 자유실시기술 주장 — 실시자는 자신의 기술이 이미 공지된 기술이거나 그로부터 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술임을 주장하여 권리범위를 벗어나는 전략을 취합니다.
- 활용 방안 — 권리범위확인심판은 주로 민사상 침해소송의 예비 단계나 실효성 있는 방어 수단으로 활용됩니다.
상표심판
상표심판은 상표권의 발생, 효력 범위, 소멸과 관련된 분쟁을 해결하기 위해 특허심판원에서 진행하는 전문적인 행정심판 절차입니다. 일반 민사소송에 앞서 전문가 집단인 심판관이 사실상 제1심 재판의 역할을 수행합니다. 여기서 내려진 심결은 법원의 판결과 유사한 효력을 가집니다.
크게 출원 과정에서의 불이익을 구제받는 거절결정불복심판, 이미 등록된 상표의 효력을 다투는 무효심판 및 취소심판으로 나뉩니다. 여기에 사용 중인 상표가 타인의 권리범위에 속하는지를 확인하는 권리범위확인심판이 더해집니다.
3-1거절결정불복심판 — 상표 거절결정에 대한 불복 심판
상표법 제116조에 근거하며, 심사관의 거절결정에 동의할 수 없는 출원인이 그 결정의 취소를 구하는 절차입니다. 심사 단계에서의 판단 오류를 바로잡거나, 거절 이유를 사후적으로 해소하여 등록을 받기 위해 활용됩니다.
단계별 절차
출원인은 거절결정서를 받은 날부터 3개월 이내에 심판청구서를 제출해야 합니다. 이후 심판관 3인 또는 5인으로 구성된 합의체가 심리를 진행합니다. 대립하는 상대방이 없는 결정계 심판이므로 주로 서면 심리로 진행됩니다. 최종적으로 거절결정이 타당하면 기각, 부당하면 거절결정을 취소하고 심사관에게 다시 심사에 부치도록 하는 인용 심결을 내립니다.
- 심사관의 판단에 대해 단순히 반박하기보다는 지정상품의 삭제나 보정을 병행하는 전략이 필요합니다. 거절 이유가 붙은 지정상품만 삭제하여 나머지 상품에 대한 등록을 확보하는 방식이 실무에서 자주 사용됩니다.
- 출원된 상표가 유명성을 갖춘 경우에는 사용에 의한 식별력 증거(매출액, 광고 실적 등)를 보강하여 제출하는 것을 검토해야 합니다.
3-2상표등록 무효심판 — 상표권을 소급적으로 소멸시키는 심판
등록상표에 식별력이 없거나 선출원 상표와 유사함에도 불구하고 잘못 등록된 경우, 해당 상표권을 처음부터 없었던 상태로 만드는 심판입니다 (상표법 제117조). 이해관계인이나 심사관이 청구할 수 있습니다.
단계별 절차
상대방이 존재하는 당사자계 심판입니다. 청구인이 무효 사유를 적은 심판청구서를 내면, 상표권자인 피청구인에게 답변서 제출 기회가 부여됩니다. 이후 의견서와 반박서가 오가는 서면 공방이 이어지며, 쟁점이 복잡할 경우 구술심리를 통해 직접 공방을 벌입니다. 심결이 확정되면 상표권은 소급하여 소멸합니다.
주요 쟁점
- 쟁점 입증 — 선사용상표의 유명성, 부정한 목적, 식별력 부존재 등을 설문조사나 매출액·광고비 등 객관적 자료로 시기별로 정리하여 증명해야 합니다.
- 증거의 진정성립 — 거래명세서, 세금계산서 등 사문서에 대한 진정성립을 다투며, 그 결과가 사용 사실 인정 여부를 좌우합니다.
3-3상표등록 취소심판 — 상표권을 장래를 향해 소멸시키는 심판
등록 당시에는 문제가 없었으나 사후적으로 발생한 사유로 상표권을 소멸시키는 절차입니다 (상표법 제119조). 대표적으로 3년 이상 상표를 사용하지 않은 경우인 불사용 취소가 있습니다. 상표권자가 타인의 상품과 혼동을 일으키도록 부정하게 사용한 경우인 부정사용 취소도 있습니다. 무효심판과 달리 효력이 소급하지 않고 장래를 향하여 소멸합니다.
단계별 절차
불사용 취소심판의 경우, 청구인이 상표권 불사용을 주장하면 입증책임이 상표권자에게 전환됩니다. 상표권자가 취소심판청구일 전 3년 이내에 이 상표를 정당하게 사용했다는 증거를 내놓지 못하면 상표등록이 취소될 수 있습니다. 또한 상표 또는 상품의 면에서 유사하게 변형하여 사용하여 타인의 상품과 혼동을 초래한 경우에도 취소시킬 수 있습니다.
- 상표권자 측 — 거래명세서, 카탈로그, 웹사이트 캡처 등 정당한 사용을 입증할 자료를 시기별로 정리해야 합니다. 표장과 지정상품이 각각 동일성의 범주 안에 있음도 보여주어야 합니다.
- 청구인 측 — 상대방의 사용이 형식적일 뿐 실질적인 영업활동이 아니라는 점을 파고드는 전략이 필요합니다.
3-4상표 권리범위확인심판 — 상표권의 효력이 미치는지를 확인하는 심판
특정 상표(확인대상표장)가 등록상표의 보호 범위 내에 있는지 또는 속하지 않는지를 확인받는 절차입니다 (상표법 제121조). 민사소송 전 단계에서 침해 여부를 확인하거나, 권리자의 침해중단 조치 등으로 사업 계속 여부를 확인할 필요가 있을 때 주로 활용됩니다.
주요 쟁점 — 상표권의 효력이 미치지 않는 범위
디자인심판
디자인심판은 디자인권의 발생, 변경, 소멸 및 그 효력 범위에 관한 분쟁을 해결하기 위한 특별행정심판 제도입니다. 디자인은 유행에 민감하고 따라 하기 쉬운 특성이 있습니다. 그래서 전문적인 지식과 경험을 가진 특허심판원에서 제1심의 역할을 수행하며 준사법적 절차를 밟게 됩니다.
심판원의 심결에 불복할 경우 고등법원급인 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있고, 최종적으로 대법원 상고가 가능한 구조입니다. 일반적인 침해금지·손해배상 민사소송은 일반 법원에서 담당하지만, 권리의 유효성이나 범위 자체를 다투는 심판은 특허심판원의 전속 관할입니다.
4-1거절결정불복심판 — 심사관의 디자인 거절결정에 불복하는 심판
심사관의 거절결정에 승복할 수 없는 출원인이 청구합니다 (디자인보호법 제119조). 주로 디자인의 유사성이나 창작성 부족을 이유로 거절된 경우 이를 반박하기 위해 진행됩니다.
단계별 절차
거절결정서를 송달받은 날부터 3개월 이내에 심판청구서를 제출해야 합니다. 이후 심판관 합의체가 구성되어 서면심리를 진행하며, 심사관의 판단이 잘못되었다고 인정되면 거절결정을 취소하는 심결을 내립니다.
- 선행디자인과 출원디자인의 지배적인 특징이 상이함을 시각적 자료로 입증하는 의견서 작성이 필요합니다. 문장으로 설명하는 것보다 도면을 동일한 각도와 축척으로 나란히 배치하는 방식이 효과적입니다.
4-2디자인등록 무효심판 — 등록된 디자인권을 소급하여 소멸시키는 심판
등록된 디자인에 무효 사유가 있는 경우 그 효력을 소급하여 소멸시키는 심판입니다 (디자인보호법 제121조). 이해관계인이나 심사관이 청구할 수 있습니다.
단계별 절차
청구인이 무효 사유를 뒷받침하는 선행디자인 등의 증거를 제출하면, 피청구인인 권리자는 이에 대한 답변서를 제출합니다. 이후 구술심리를 통해 양측의 공방이 이루어지며, 무효 심결이 확정되면 해당 디자인권은 처음부터 없었던 것으로 간주됩니다.
- 심판청구인 (공격 측) — 전 세계 디자인 공보, 카탈로그, 온라인 자료 등에서 유사한 디자인이 출원 전 이미 공개되었음을 입증하는 증거 확보에 집중합니다. 공개 시점을 확인할 수 있는 형태여야 합니다.
- 피청구인 (방어 측) — 선행디자인의 적격성, 각 구성 요소 결합의 창작적 가치, 전체적인 심미감의 차이를 강조하는 의견서를 작성합니다. 구술심리에 실물 제품을 가져가려면 미리 심판부의 확인을 받아야 합니다.
4-3디자인 권리범위확인심판 — 디자인 침해 여부를 확인하는 심판
특정 제품(확인대상디자인)이 등록 디자인의 보호 범위에 속하는지를 확인받는 절차입니다 (디자인보호법 제125조). 권리자가 침해를 주장하며 청구하는 적극적 심판과, 실시자가 침해가 아님을 확인받기 위해 청구하는 소극적 심판으로 나뉩니다.
단계별 절차
청구인은 상대방의 제품을 도면화한 확인대상디자인을 특정하여 청구합니다. 심판원은 등록 디자인의 요부, 즉 가장 눈에 띄는 부분을 확정합니다. 그 뒤 확인대상디자인과 비교하여 전체적으로 유사한 심미감을 주는지 심리하여 속한다 또는 속하지 않는다는 심결을 내립니다.
- 공지디자인 여부 — 등록된 디자인이더라도 출원일 전에 공지된 디자인과 동일·유사한 디자인에는 권리범위가 인정되지 않습니다. 이미 공지된 부분은 요부로 볼 수 없습니다.
- 자유실시디자인 항변 — 실시자 측에서는 해당 디자인이 공지디자인과 동일하거나 용이하게 창작할 수 있는 디자인이라고 주장합니다. 그래서 권리범위에 속하지 않는다는 항변을 주된 전략으로 삼습니다.
- 물품의 비유사 — 디자인은 물품과 결합하여 성립하므로, 물품이 비유사한 경우에는 침해가 성립하지 않는다는 점도 함께 검토됩니다.