업무사례 · 자문

결합상표 일부 단어의 상호·간판 분리 사용 시 상표권 침해 여부

Q.등록상표의 일부 단어만 분리하여 상호나 홍보물에 사용해도 상표권 침해가 아닌가요?

등록상표인 「연필반찬」과 동일한 명칭을 사업자등록증상 상호로 사용할 수 있다고 알고 있습니다.

상표권자 측에서 구두로 「연필」이라는 단어 자체에는 권한이 없다고 언급하였는데, SNS 홍보 시 「연필」이라는 단어만 기재하거나 매장 간판을 설치할 때 「연필」이라고만 표시하여 영업해도 상표권 침해로부터 안전한지 궁금합니다.

분야 · 지식재산권, 상표권
A.답변
등록상표의 일부 단어만 분리하여 사용하는 것은 결합상표의 요부 침해에 해당할 수 있으며, 사업자등록 명칭을 임의로 축소·변형하여 간판이나 홍보물에 사용하는 행위는 상표법상 상호의 정당한 사용으로 인정받기 어렵습니다.

결합상표의 일부 구성 요소만을 분리하여 간판이나 홍보 문구로 사용하는 행위가 상표권 침해에 해당하는지가 문제됩니다. 이는 상표법상 상호의 효력제한 범위와 결합상표의 유사성 판단 법리를 통해 검토해야 합니다.

1. 상표법 제90조에 따른 상호의 정당한 사용 범위

상표법 제90조 제1항 제1호는 자기의 성명·명칭 또는 상호 등을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표를 정하고 있습니다. 이러한 상표에는 등록상표권의 효력이 미치지 아니합니다. 이는 타인의 등록상표와 명칭이 동일·유사하더라도 자신의 고유한 상호를 정당하게 사용하는 영업 활동을 보호하기 위한 취지입니다.

그러나 여기서 규정하는 ‘상거래 관행에 따른 사용’이란, 표장을 ‘상표(서비스표)’처럼 사용하는 경우를 말하지 않습니다. 독특한 글씨체나 도안으로 부각하여 상품이나 서비스의 출처를 나타내는 사용은 이에 해당하지 않습니다. 거래 사회 통념상 본인의 영업 주체를 단순히 표시하기 위한 ‘상호’ 본래의 방식으로 사용하는 경우를 의미합니다. 만약 간판이나 SNS 게시물에서 소비자가 이를 독립된 브랜드나 서비스표로 인식하도록 부각하여 사용한다면 상표권 침해 책임을 면하기 어렵습니다.

2. 상호의 임의 가감·변형과 효력제한 배제

사업자등록증상의 공식 상호는 「연필반찬」입니다. 일부 단어를 임의로 생략하거나 추출하여 「연필」로만 축소하여 사용하는 행위는 상표법 제90조의 보호를 받기 어렵습니다.

대법원 판결 요지

(…) 상호 등의 표시방법으로 보아 타인의 상품과 식별되도록 하기 위한 표장으로 사용되었다고 볼 수밖에 없는 경우에는 그 표장에 타인의 등록상표권의 효력이 미친다는 취지라고 봄이 상당하고, (…)

대법원 2002. 11. 13. 선고 2000후3807 판결

법원은 공식 상호에서 특정 수식어나 단어를 고의로 탈락시키거나 변형하는 경우를 엄격하게 판단하고 있습니다. 등록상표와 유사한 명칭만을 도드라지게 사용하면 상호의 정당한 사용 범위를 벗어난 침해 행위로 봅니다.

3. 결합상표의 요부관찰과 분리 사용의 위험성

두 개 이상의 단어가 결합된 상표에서는 각 구성 부분이 일체화되어 분리 관찰이 부자연스러운 경우가 아니라면, 독립하여 식별력을 가지는 핵심적인 부분인 ‘요부(要部)’를 기준으로 유사 여부를 판단합니다.

등록상표 「연필반찬」에서 지정서비스업(예: 음식점업, 반찬도소매업 등)과의 관계상 「반찬」은 성질표시나 식별력이 약한 단어에 불과합니다. 「연필」이 수요자에게 강한 인상을 남기는 독창적인 요부에 해당할 수 있습니다. 그렇다면 제3자가 「연필」만을 떼어내어 동일·유사한 업종의 간판이나 홍보물에 사용하는 행위는 문제가 됩니다. 등록상표와 실질적으로 유사한 표장을 사용하는 것으로 평가되어 상표권의 권리범위에 속하게 됩니다.

4. 상대방 구두 진술의 법적 한계와 실무적 대응

상대방이 구두로 「연필이라는 단어 자체에는 권리가 없다」고 언급하였더라도, 이는 법적인 권리 포기나 공적 합의의 효력을 갖지 않습니다. 추후 분쟁 발생 시 상대방이 등록상표의 권리를 원용하여 침해금지나 손해배상을 청구할 경우 법적 면책 사유로 인정받기 어렵습니다.

따라서 상표권 침해 분쟁을 사전에 예방하기 위해서는 사업자등록상의 공식 명칭을 변형 없이 상거래 관행에 맞추어 표시하여야 합니다. 「연필」과 같이 등록상표의 요부만을 부각하여 간판이나 SNS 홍보에 활용하는 행위는 지양하는 것이 좋습니다. 사전에 전문가의 검토를 거쳐 안전한 브랜딩 방향을 확인하시는 것이 바람직합니다.

이 답변은 질문에 적힌 사실을 전제로 한 일반적인 검토입니다. 구체적인 사안은 자료를 확인한 뒤 판단이 달라질 수 있습니다.

담당변리사 | 한상은 대표변리사

한상은 대표변리사는 2013년 변리사시험(49기)에 합격한 이후 대한민국 대검찰청 및 서울중앙지검 특허수사자문관으로 재직하며, 검사가 자문을 의뢰하는 지식재산권 범죄 사건에 대해 약 100건 이상의 소송·심판을 수행한 실무 전문가입니다.

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