업무사례 · 자문

동업 중 지인이 몰래 출원한 상표권 분쟁 대응 방안

Q.동업 중 지인이 상표를 몰래 출원했는데, 상표와 캐리커처를 가져올 수 있나요?

인터넷 수산물 쇼핑몰을 운영하며 현장 장비와 트럭, 상호와 캐리커처 아이디어 및 제작 비용을 모두 부담하였습니다.

지인의 지인을 통해 물품을 지원받기로 구두 약속한 후 1년여간 장사를 해왔으나, 성격 차이로 각자의 길을 가고자 독립을 준비하고 있습니다. 스마트스토어 개설과 관리, 현장 업무를 대부분 혼자 도맡아 처리해 왔습니다. 독립을 앞두고 상표와 캐리커처를 회수하려 하였으나, 해당 상표는 지인의 지인 명의로 출원 신청된 상태입니다. 본인의 아이디어와 사비로 크몽을 통해 제작한 상표 및 캐리커처에 대한 사용권이나 권리를 확보할 수 있는지 궁금합니다.

분야 · 지식재산권, 상표권, 저작권
A.답변
동업 관계에서 타인이 상표를 무단으로 출원한 경우 상표법에 따라 무효를 주장할 수 있으며, 도안 제작에 창작적 아이디어를 제공하였다면 저작권자로서 권리를 주장할 수 있습니다.

공동으로 사업을 진행하다가 해산하는 과정에서 발생하는 상표권 및 저작권 분쟁은 당사자 간의 출자 경위, 계약 관계, 그리고 지식재산권의 창작 기여도를 중심으로 검토하게 됩니다. 관련 법률로는 상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) 및 저작권법 제2조(정의)가 적용됩니다.

상표의 무단 출원에 대한 상표법상 구제

상표권은 특허청에 먼저 출원한 자에게 독점권을 부여하는 선출원주의를 원칙으로 합니다. 그러나 동업 관계, 거래 교섭 관계 등 특정한 신뢰 관계에 있는 자가 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 신의성실의 원칙에 반하여 몰래 출원한 경우에는 등록을 받을 수 없으며, 등록되더라도 무효 사유에 해당합니다.

상표법 제34조 제1항 제20호는 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 타인의 상표임을 알면서 계약관계나 그 밖의 거래관계를 통하여 부정한 목적으로 출원한 상표의 등록을 배제하고 있습니다. 만약 질문자님과 해당 지인 및 출원인 간에 동업 관계나 공동 영업의 실체가 있었고, 그 과정에서 질문자님이 먼저 아이디어를 내어 사용하던 상표를 지인이 임의로 선점하여 출원한 정황이 입증된다면, 향후 정보제출이나 등록무효심판을 통해 해당 상표의 등록을 저지하거나 무효화할 수 있습니다.

캐리커처 도안의 저작권 귀속과 디자이너 계약 관계

외주 플랫폼인 크몽을 통해 디자이너에게 비용을 지불하고 제작한 캐리커처 도안의 권리 관계는 디자이너와의 용역 계약 내용에 따라 결정됩니다. 그러나 외주 제작 과정에서 도안의 구체적인 형태, 표정, 시각적 표현 방식에 이르기까지 세부적인 표현의 아이디어를 직접 제공하고 제작을 지시하였다면, 질문자님은 해당 미술저작물의 공동 저작자 내지 실질적 기여자로서 권리를 주장할 수 있습니다.

저작권법상 저작물은 창작한 자에게 원시적으로 귀속되므로, 외주 계약상 저작재산권 전부 양도 약정이 명시적으로 체결되지 않았다면 원칙적인 이용 권한은 비용을 지불하고 제작을 의뢰한 질문자님에게 있습니다. 따라서 권리자로서 무단 도용이나 허가 없는 사용에 대해 중단을 요구할 수 있습니다.

독립 시 실무적 대응 방안

현재 상표가 아직 최종 등록을 거치지 않고 출원 심사 중에 있다면, 특허청에 해당 출원이 신의성실 원칙 위반(제34조 제1항 제20호) 등에 해당한다는 취지의 정보제출 제도를 활용하여 등록을 저지하는 방안을 적극 검토해야 합니다.

동업 관계를 증명할 수 있는 초기 비용 지출 내역, 트럭 및 장비 관련 자료, 스마트스토어 개설 및 운영 내역, 그리고 캐리커처 제작 의뢰 당시의 대화 내용 등 객관적인 증거 자료를 체계적으로 확보하여 전문가와 함께 대응 방향을 사전에 확인하시는 것이 바람직합니다.

본 상담결과는 한상은 변리사의 주관적인 견해이며, 구체적인 내용은 변호사 등 전문가와 상담하시기 바랍니다.

담당변리사 | 한상은 대표변리사

한상은 대표변리사는 2013년 변리사시험(49기)에 합격한 이후 대한민국 대검찰청 및 서울중앙지검 특허수사자문관으로 재직하며, 검사가 자문을 의뢰하는 지식재산권 범죄 사건에 대해 약 100건 이상의 소송·심판을 수행한 실무 전문가입니다.

자세한 사항은 한상은 특허법률사무소로 연락해 주시기 바랍니다.
사무실 위치
서울특별시 강남구 영동대로 511 무역센터 트레이드타워 30층
상담 문의
02-6007-2132
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