대학원생 석사논문의 특허출원과 지도교수 공동발명 성립 기준

발명진흥법상 종업원이나 법인의 임원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것을 ‘직무발명’이라 합니다. 이는 개인적 자격으로 완성한 ‘자유발명’과 구별됩니다. 대학교수는 임용 시 학교 측과 체결하는 계약 및 학칙에 따라 직무발명에 대한 사전예약승계 규정이 적용됩니다. 따라서 발명을 완성하면 학교(산학협력단)에 통지하여야 하고, 학교가 이를 승계할지 여부를 결정하게 됩니다.

반면 일반 대학원생은 교원이나 정규 직원이 아니므로 학교와 고용계약이나 포괄적 예약승계 계약을 체결한 지위에 있지 않습니다. 국가 R&D 연구과제 참여 등으로 산학협력단과 별도의 지식재산권 승계 약정을 체결한 특수한 사정이 있을 수 있습니다. 그런 사정이 없는 한, 대학원생이 완성한 발명은 원칙적으로 자유발명에 해당하여 대학의 허가나 동의 없이 단독으로 특허출원하여도 무방합니다.

1. 지도교수와의 공동발명 성립과 특허법 제33조

다만 발명의 완성 과정에서 지도교수의 공동 기여가 존재하였다면 법률관계가 달라집니다. 발명에 실질적으로 기여한 복수의 주체가 존재하면 ‘공동발명’이 성립합니다. 이때 특허를 받을 수 있는 권리는 공유되므로(특허법 제33조 제2항) 공동으로 출원하여야 합니다(특허법 제44조).

만일 공동발명자 중 1인이 다른 발명자의 동의 없이 단독 명의로 출원하는 경우, 공동출원 위반에 해당하여 특허청(현 지식재산처)의 거절이유가 통지됩니다(특허법 제62조). 등록이 이루어지더라도 사후 무효사유(특허법 제133조 제1항 제2호) 및 특허권 이전청구(특허법 제99조의2)의 대상이 됩니다.

대법원 판결 요지

공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다.

대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결

2. 대법원이 제시하는 공동발명자의 실질적 기여 기준

대법원은 발명의 기술적 사상 창작행위에 실질적으로 기여하였는지 여부를 기준으로 공동발명자 해당성을 엄격히 판단하고 있습니다. 실험실의 연구 시설이나 연구비를 지원한 경우는 공동발명자로 인정되지 않습니다. 연구 과제의 대략적인 방향이나 아이디어만을 제시한 경우, 지도교수로서 통상적인 연구 진척도를 점검하고 관리한 것에 불과한 경우도 마찬가지입니다.

반면 지도교수가 기술적 문제 해결을 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시하거나 부가하였고, 데이터 분석이나 보완 지도를 통해 발명을 완성할 수 있도록 실질적인 수단과 방법을 제공하였다면 공동발명자로서의 지위를 갖게 됩니다.

3. 논문 공개에 따른 공지예외적용주장과 발명자 소명

특허는 출원 전에 공개되지 않은 신규한 기술에 한하여 등록이 인정됩니다(특허법 제29조 제1항). 석사논문이 도서관 등록이나 학술지 게재 등을 통해 대중에게 공개되었다면, 최초 공개일로부터 12개월 이내에 특허출원을 진행하여야 합니다. 이때 특허법 제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)에 따른 공지예외적용주장을 함께 신청하여야 신규성 상실을 방어할 수 있습니다.

이 과정에서 논문상에 지도교수나 동료 연구원이 공동 저자로 등재되어 있을 수 있습니다. 그런데도 특허출원인 및 발명자를 대학원생 단독으로 기재하여 출원할 경우, 특허청 심사관으로부터 진정한 단독 발명자임에 대한 소명 요구를 받을 수 있습니다. 논문의 ‘저자’와 특허법상 ‘발명자’는 법적으로 구별되는 개념이지만, 실무상 단독 발명자임을 입증하는 데 현실적인 어려움이 따를 수 있습니다. 따라서 출원 전에 지도교수와 연구 기여도를 검토하고 발명자 지정 및 권리 지분을 사전에 조율하시는 것이 바람직합니다.