| 사건 종류 | 상표등록 취소심판 (취소판결 뒤 재심리) |
|---|---|
| 관할 | 특허심판원 제1부 |
| 사건번호 | 2018당(취소판결)129 |
| 선고일 | 2019. 1. 2. 심결 |
| 의뢰인 | 도자기 판매업체 (청구인) |
| 상대 대리인 | 특허법률사무소 ○○, 변리사 ○○○ |
| 결과 | 등록 취소 |
I. 사안의 개요
의뢰인은 도자기를 판매하는 회사였습니다. 상대방은 식기류에 “예랑” 상표를 등록한 개인 상표권자였습니다. 2016년 8월 10일 상표권자로부터 전용사용권을 받은 회사가 식기·도자기 카탈로그 등에 “YELANG CERAMIC” 표장을 썼습니다. 이 표장(실사용상표)은 다른 도자기 회사가 2007년경부터 써 온 “YELANG & CO” 표장(대상상표)과 도형·글자체·배치가 거의 같았습니다.
의뢰인 측은 청구인으로서 2017년 1월 2일 특허심판원에 이 등록상표의 등록취소심판을 청구하였습니다. 상표권자 또는 전용사용권자가 등록상표와 유사한 상표를 써서 다른 회사 상품과 혼동을 일으켰다는 이유였습니다(구 상표법 제73조 제1항 제2호·제8호). 등록상표는 제875601호로, 2010년 11월 19일 출원되어 2011년 8월 8일 등록되었습니다. 지정상품은 제21류의 식기, 접시, 도자기 등입니다. 한상은 변리사가 당시 소속 법인에서 담당변리사로서 수행한 사건입니다.
특허심판원은 2017년 3월 15일 대상상표가 특정 출처로 인식되지 않는다며 청구를 기각하였습니다(2017당6). 특허법원도 청구를 기각했지만(2017허2550), 대법원은 2018년 4월 12일 그 판결을 파기하여 사건을 돌려보냈습니다(2017후3065). 특허법원은 2018년 8월 10일 심결을 취소하였고(2018허3635), 이 판결은 확정되었습니다.
취소판결이 확정되면 특허심판원은 같은 사건을 다시 심리하여 심결합니다(상표법 제165조 제2항). 이 재심리에서 상표권자는 새로운 주장과 증거를 냈습니다. 특허심판원이 이를 받아들이면 확정판결과 다른 결론이 나올 수 있는 단계였습니다.
II. 핵심 쟁점
피청구인인 상표권자는 2018년 9월 28일 의견서를 냈습니다. 환송 뒤 특허법원에 새로운 주장과 증거가 나왔는데도 충분히 심리되지 않았다는 주장이었습니다. 그러므로 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제2호·제8호의 취소 사유에 해당하지 않는다고 하였습니다. 피청구인의 주장 요지는 다음과 같습니다.
상대방의 주장 요지특허심판원 2019. 1. 2. 2018당(취소판결)129 심결환송심인 특허법원에서는 ① 실사용상표 및 대상상표가 나타내는 출처가 모두 ‘예랑사업’으로 실질적으로 동일하다는 점을 입증할 추가 증거가 청구인 및 피청구인을 통하여 새롭게 제출되었고, ② 설령, … 타인에 해당한다고 하더라도 실제 거래사회에서 수요자들이 실사용상표와 대상상표간 출처를 혼동할 우려가 없다는 새로운 주장 및 증거 역시 청구인 및 피청구인 쌍방에 의하여 새롭게 제출되었으며, ③ 이 사건 심판이 인용되어 이 사건 등록상표가 취소될 경우 … 청구인이 이 사건 등록상표를 사용할 것이 예정되어 있어, 오히려 소비자들에게 출처의 오인 혼동을 유발할 것이라는 새로운 주장 및 증거 역시 제출된 바 있음에도, 이에 대한 충분한 심리를 하지 않은채 심결취소판결을 선고하였다.
피청구인의 근거는 새로 냈다는 증거와 새로 냈다는 주장, 두 가지로 나뉘었습니다. 새로 냈다는 증거는 18개 번호의 서류였습니다. 새로 냈다는 주장은 세 가지였습니다. 하나는 두 표장의 출처가 모두 ‘예랑’ 사업으로 같다는 것입니다. 다른 하나는 수요자가 두 표장의 출처를 혼동할 우려가 없다는 것입니다. 마지막으로 등록이 취소되면 청구인이 이 상표를 써서 오히려 혼동이 생긴다고 하였습니다.
쟁점은 이 주장과 증거가 기속력을 벗어날 ‘새로운 사실’이나 ‘새로운 증거’에 해당하는지였습니다. 기속력은 확정된 취소판결의 이유가 다시 심리하는 특허심판원을 묶는 효력입니다.
특허법원 기록과의 대조
- 새로 냈다는 증거
피청구인이 낸 증거를 특허법원 소송기록의 증거와 번호별로 하나씩 맞춰 보았습니다. 18개 번호 가운데 15개가 특허법원에 이미 제출된 자료였습니다. 2009년 블로그 게시물과 2008년 홈쇼핑 방송 출력물도 그 안에 있었습니다.
- 새로 냈다는 주장
피청구인의 주장도 특허법원 판결 이유와 맞춰 보았습니다. 출처가 ‘예랑’ 사업으로 같다는 주장은 판결의 타인 상표 판단에서 이미 다루어졌습니다. 혼동 우려가 없다는 주장도 판결의 혼동 판단 부분에서 받아들여지지 않았다는 점을 확인하였습니다.
- 처음 나온 세 자료
특허법원에 나오지 않았던 자료는 세 가지뿐이었습니다. 상표권자가 예전에 운영한 도자기 회사의 손익계산서, 그리고 의뢰인 회사의 등기부와 판매 도자기 출력물이었습니다. 이 자료들이 피청구인 주장의 내용과 관련이 없다는 점을 정리하였습니다.
III. 변론 전략
피청구인이 새로 냈다는 주장과 증거가 특허법원에서 이미 심리·판단된 것임을 보이는 데 중점을 두었습니다. 새로 냈다는 증거 가운데 15개 번호는 심결취소판결에서 충분히 심리된 자료라는 점을 짚었습니다. 새로 냈다는 주장 역시 판결 이유에서 판단이 끝난 주장이라고 강조했습니다. 처음 나온 세 자료는 피청구인 주장과 관련이 없는 자료라는 점도 덧붙였습니다. 결국 확정판결의 결론을 뒤집을 새로운 주장이나 증거는 나오지 않았다고 구성하였습니다. 기속력에 반하는 주장은 허용될 수 없으므로 등록상표는 취소되어야 한다는 결론이었습니다.
새로운 증거는 앞선 심판과 그 취소소송에서 채택·조사되지 않았고, 확정판결의 결론을 뒤집을 만한 증명력을 가진 증거를 말합니다(대법원 2008. 6. 12. 선고 2006후3007 판결).
IV. 특허심판원의 판단
특허심판원은 2019년 1월 2일 상표등록 제875601호의 등록을 취소한다고 심결하였습니다. 피청구인의 주장과 증거는 새로운 사실이나 새로운 증거가 아니라고 보았습니다.
특허심판원은 그 이유로 두 가지를 들었습니다. 특허법원은 수요자가 두 회사 제품을 주로 ‘예랑’으로 부른다는 점을 인정하고도 출처 혼동의 염려를 인정하였습니다. 또 증거가 같거나 관련이 없다는 청구인 주장에 피청구인은 구체적으로 반론하지 않았습니다.
특허심판원의 판단특허심판원 2019. 1. 2. 2018당(취소판결)129 심결(1) 위와 같은 판단기준에 따라 이 사건에 관하여 보건대, 피청구인의 주장은 아래와 같은 이유로 위 특허법원 판결(이하 ‘취소확정판결’이라 한다)의 취소의 기본이 된 이유와 다른 사실에 관한 주장이라거나 새로운 증거를 제출한 것이라고 볼 수 없으므로 특허심판원은 구 상표법 제85조의6 제3항(현행 상표법 제165조 제3항)에 의거 취소확정판결에 기속된다 할 것이다. … (나) 청구인도 피청구인의 증거자료가 특허법원에 제출한 증거자료와 동일하거나 관련이 없다고 주장하고 있고 이에 대해 피청구인은 구체적인 반론도 없다는 점 (2) 따라서 피청구인이 제출한 주장 및 증거자료만 가지고는 특허법원의 판단의 이유를 달리 할 사항이 없으므로 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당되어 그 등록이 취소되어야 한다고 판단된다.
특허심판원은 새로 냈다는 증거와 새로 냈다는 주장이 특허법원에서 이미 다루어진 것인지를 기준으로 기속력을 적용하였습니다. 피청구인의 새로운 주장·증거 논리는 특허법원 기록과의 대조에서 막혔습니다.
V. 시사점
- 확정된 심결취소판결의 이유는 다시 심리하는 특허심판원을 기속합니다. 새로운 사실이나 증거가 없으면 특허심판원은 취소의 기본이 된 이유와 다른 판단을 할 수 없습니다(상표법 제165조 제3항). 이 사건에서는 특허법원이 인정한 전용사용권자의 유사 상표 사용과 출처 혼동을 그대로 따라 등록을 취소하였습니다.
- 앞선 소송에 이미 낸 증거는 새로운 증거가 아닙니다. 새로운 증거는 앞선 심판과 소송에서 채택·조사되지 않았고 결론을 뒤집을 만한 증명력이 있는 증거입니다. 이 사건에서는 증거가 특허법원 증거와 같거나 관련이 없다는 청구인 주장에 피청구인이 구체적으로 반론하지 않은 점이 근거가 되었습니다.
- 확정판결이 판단한 주장을 다시 내는 것은 새로운 사실이 아닙니다. 새로운 사실은 취소의 기본이 된 이유와 다른 사실을 말합니다. 이 사건에서는 수요자가 두 회사 제품을 ‘예랑’으로 부른다는 점을 특허법원이 이미 인정하고도 혼동 염려를 인정한 점이 근거가 되었습니다.
- 전용사용권자가 등록상표와 유사한 상표를 써서 출처 혼동을 일으키면 등록취소 사유가 됩니다. 상표권자가 상당한 주의를 한 경우는 예외입니다(구 상표법 제73조 제1항 제8호, 현행 상표법 제119조 제1항 제2호). 이 사건에서는 상표권자가 상당한 주의를 하였다는 주장·증명이 없어 등록이 취소되었습니다.
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