선사용상표 무효심판 등록 유지 승소사례 (특허심판원 2018당3678 등)

I. 사안의 개요

의뢰인은 2016년 5월 2일부터 의류 도소매업을 하였습니다. 같은 달 25일 “세컨에디션”과 “SSECOND EDITION” 두 표장을 가방류와 의류에 각각 출원하였습니다. 2017년 2월 1일 상표 4건이 모두 등록되었습니다. 그런데 온라인 여성 의류 쇼핑몰을 운영하는 법인이 이 상표들의 등록을 문제 삼았습니다. 자신이 먼저 써 온 쇼핑몰 표장이 널리 알려져 있었는데, 의뢰인이 그와 같거나 비슷한 상표를 등록받았다는 이유였습니다. 무효 주장이 받아들여지면 의뢰인은 가방과 의류에 등록받은 상표 4건을 모두 잃게 되는 상황이었습니다.

등록상표는 가방류(제18류)의 제1230197호·제1230199호와 의류(제25류)의 제1230198호·제1230201호입니다. 상대방이 4건 모두에 등록무효심판을 청구하여, 의뢰인 측은 피청구인으로서 대응하였습니다. 등록무효심판은 등록받을 수 없는 사유가 있던 상표의 등록을 처음부터 없었던 것으로 해 달라고 청구하는 절차입니다. 한상은 변리사가 당시 소속 법인에서 담당변리사로서 수행한 사건입니다.

II. 핵심 쟁점

상대방은 의뢰인의 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제9호(주지상표), 제11호(수요자 기만 상표), 제12호(부정한 목적의 상표)에 해당한다고 주장하였습니다. 세 조항은 모두 먼저 쓰인 표장이 국내 수요자에게 특정인의 표장으로 알려져 있을 것을 요건으로 합니다. 상대방의 주장 요지는 다음과 같습니다.

상대방의 주장 요지

선사용서비스표는 ‘의류 및 가방 소매업’에 2015. 7월부터 국내에서 처음 사용되기 시작하였고, 선사용서비스표를 사용한 온라인 쇼핑몰의 매출액, 광고비 지출액, 신문기사 자료 등을 통하여 알 수 있는 바와 같이 선사용서비스표는 이 사건 등록상표의 출원 당시 또는 등록결정 당시 국내의 일반 수요자 사이에 특정인의 상품 또는 서비스업을 표시하는 것으로 널리 인식되어 있었다.

특허심판원 2019. 6. 3. 2018당3679 심결

상대방은 대표가 2015년 7월 쇼핑몰 도메인을 등록하고 모바일 여성 의류 쇼핑몰 플랫폼에 입점한 때부터 표장을 써 왔다고 하였습니다. 근거로는 먼저 쇼핑몰의 매출액과 광고비 자료를 냈습니다. 매출액은 2016년 5월까지 약 1억 5천만 원, 2017년 1월 무렵까지 약 12억 원이라는 내용이었습니다. 광고비는 2017년 1월 당시 약 4천5백만 원을 지출하였다고 밝혔습니다. 또 한 블로그에 ’20대 여자 쇼핑몰 BEST 20’의 하나로 소개되고 추천 쇼핑몰로 지정되었다며, 인기 쇼핑몰이었다고 주장하였습니다.

쟁점은 상대방의 표장이 그 무렵 특정인의 표장으로 알려져 있었는지 하나로 모였습니다. 기준이 되는 때는 의뢰인 상표의 출원일인 2016년 5월 25일과 등록결정일인 2017년 1월 20일이었습니다.

III. 변론 전략

상대방이 내세운 숫자를 의류 시장 전체와 나란히 놓아, 쇼핑몰이 실제로 얼마나 알려져 있었는지 보이는 데 중점을 두었습니다.

먼저 매출액과 광고비 자료는 객관적인 자료가 아니어서, 널리 알려졌다는 주장의 근거가 되기 어렵다고 짚었습니다. 설령 그 수치를 그대로 받아들이더라도 의류 시장의 규모에 비하면 매우 미미한 수준이라는 점을 강조하였습니다. 인기 쇼핑몰이었다는 주장에는 플랫폼 안의 순위로 답했습니다. 2015년 7월부터 써 왔다는 주장에는, 상대방이 낸 자료로 보면 사용을 시작한 때가 2016년 3월 무렵이라는 점을 덧붙였습니다.

나아가 의뢰인이 표장을 독자적으로 만들어 쓰기 시작한 만큼, 상대방에게 손해를 끼치려는 부정한 목적이 없다는 점도 제시하였습니다. 선사용표장의 인지도는 사용 기간·방법·범위와 거래 실정에 비추어 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지를 기준으로 판단합니다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결).

IV. 특허심판원의 판단

특허심판원은 4건 모두 심판청구를 기각하였습니다. 2018당3679·3681 사건은 2019년 6월 3일, 2018당3678·3680 사건은 2019년 7월 18일에 심결이 내려졌습니다. 상대방의 표장이 출원 당시나 등록결정 당시 특정인의 표장으로 알려져 있었다고 보지 않았습니다. 판단의 근거에는 사전 검토에서 찾은 시장 통계와 플랫폼 순위가 그대로 들어갔습니다.

특허심판원의 판단

… ① 갑 제9호증의 택배비 자료 및 갑 제10호증의 매출액 자료는 모두 작성자를 알 수 없는 자료로 그 진위를 확인할 수 없고 달리 이에 관한 신빙성 있는 자료가 제출되지 않은 점, ② 설령 청구인이 제출한 매출액 자료를 그대로 인정하더라도 선사용서비스표를 사용한 온라인 의류 쇼핑몰의 매출액 합계가 2016. 1월부터 2016. 5월까지는 1억4천6백만 원이며, 2016. 12월까지의 매출액 합계는 약 9억6천6백만 원인데(갑 제10호증), 2017년 국내 의류(남녀 겉옷 및 셔츠) 도매업 및 의복 소매업의 사업체 수는 10만 개 이상이며 매출액도 약 57조 원이고 의류 온라인 쇼핑몰 거래액도 6조 원인 점(을 제3 및 4호증)에 비하면 극히 미미한 점, ③ 그 외 신문기사, 잡지 광고, 인터넷의 블로그 검색자료 등을 찾아 볼 수 없는 점, ④ 청구인이 입점하였다는 지그재그 서비스에서 조회한 결과 선사용서비스표가 사용된 온라인 쇼핑몰은 2016. 5월 716위, 2017년 1월 423위로 인기 쇼핑몰로 관리되었다고 보기 어려운 점(을 제5호증) 등을 종합하면, 선사용서비스표는 이 사건 등록상표의 출원 당시 또는 등록결정 당시 국내의 일반 수요자나 거래자들에게 특정인의 서비스표로 인식되었다고 보기 어렵다.

특허심판원 2019. 6. 3. 2018당3679 심결

이 가운데 2018당3681 심결에 대해서는 상대방이 특허법원에 심결취소소송을 제기하였습니다. 심결취소소송은 특허심판원의 심결이 위법하다며 특허법원에 그 취소를 구하는 소송입니다. 특허법원도 2019년 12월 13일 상대방의 청구를 기각하였습니다.

이 사건의 특허법원 판결의류 상표 무효소송 등록 유지 승소사례특허법원 2019허5058등록 유지 확정사례 보기 →

V. 시사점

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