| 사건 종류 | 상표등록 이의신청 |
|---|---|
| 관할 | 특허청(현 지식재산처) |
| 사건번호 | 제40-2017-928호 |
| 선고일 | 2017. 10. 10. 결정 |
| 의뢰인 | 소프트웨어 개발업체 (출원인) |
| 상대 대리인 | 변리사 ○○○ |
| 결과 | 이의신청 기각 |
I. 사안의 개요
의뢰인은 2016년 11월 28일 “테이블오더”라는 상표를 제9류 소프트웨어 관련 상품에 출원하여 공고 결정을 받았습니다.
공고 기간 중 국내 법인이 이의신청을 제기하였습니다. 해당 상표가 상품의 성질을 직접적으로 표시하는 기술적 표장이며, 수요자를 기만할 염려가 있다는 이유였습니다.
이의신청이 인용될 경우 의뢰인은 해당 명칭에 대한 독점적 권리를 얻지 못할 상황이었습니다.
이 사건 출원상표는 한글 다섯 글자 “테이블오더”만으로 된 문자상표입니다. 출원번호는 제40-2016-104860호이고, 2017년 1월 6일 출원공고되었습니다. 지정상품은 컴퓨터 소프트웨어, 스마트폰 어플리케이션 소프트웨어, 핸드폰용 소프트웨어 등이었습니다.
의뢰인 측은 출원인으로서 이 이의신청에 대응하였습니다. 상표등록 이의신청은 출원공고된 상표에 등록거절 이유가 있다는 점을 들어 누구든지 특허청(현 지식재산처)에 제기할 수 있는 절차입니다. 심사관 세 명으로 구성된 합의체가 이를 심사하여 결정합니다. 한상은 변리사가 당시 소속 법인에서 담당변리사로서 수행한 사건입니다.
II. 핵심 쟁점
이의신청인은 이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제1항 제3호(성질표시 상표) 및 제34조 제1항 제12호(수요자 기만 상표)에 해당한다고 주장하였습니다. 이의신청인이 밝힌 신청 취지는 다음과 같습니다.
상대방의 주장 요지특허청 2017. 10. 10. 제40-2017-928호 이의결정이 사건 상표등록출원은 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제34조 제1항 제12호에 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다.
성질표시 상표는 기술적 표장이라고도 하며, 상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 말합니다. 수요자 기만 상표는 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표입니다. 둘 다 상표등록을 받을 수 없는 사유입니다.
이의신청인은 이 사건 출원상표가 ‘테이블에서 주문할 수 있도록 하는 소프트웨어’로 인식된다고 보았습니다. 그렇게 인식되는 이상 지정상품의 용도를 직접 표시한 표장이라는 주장이었습니다.
쟁점은 두 가지로 좁혀졌습니다. 상표가 상품의 성질을 직접적으로 표시하는 기술적 표장인지 여부, 그리고 수요자에게 품질을 오인시킬 염려가 있는지 여부였습니다.
답변서 작성 전에 확정한 것
- 조어의 결합 구조
“테이블”과 “오더”가 띄어쓰기 없이 결합되어 일체를 이루는 조어라는 점을 확인했습니다. 사전적으로는 ‘식탁, 표, 목록’과 ‘순서, 주문’ 등의 의미를 가지나, 결합된 형태로는 특정한 관념을 형성하지 않는다는 점을 정리하였습니다.
- 동종 업계의 등록례
동일·유사 지정상품에 “ORDER” 또는 “오더”가 결합된 표장들이 이미 등록되어 있다는 사실을 찾아냈습니다. “SMART ORDER”, “마이오더”, “LAST ORDER” 등이 그 예입니다.
III. 변론 전략
간접적인 암시와 직접적인 성질표시를 구분하는 데 중점을 두었습니다.
이 사건 출원상표가 식별력을 갖춘 조어라는 점, 지정상품의 용도나 품질을 직접적으로 표시하지 않는다는 점을 중심으로 답변서를 구성하였습니다. 조어의 결합 구조를 들어, 두 말이 합쳐진 “테이블오더”는 특정한 관념을 이루지 않는다는 점을 짚었습니다. 동종 업계의 등록례는 “오더”가 결합된 다른 표장들과 형평에 맞는 판단을 구하는 근거로 덧붙였습니다.
일반 거래자나 수요자가 이 상표를 지정상품의 성질을 표시하는 것으로 흔히 사용하고 있지 않다는 점을 강조했습니다. 설령 용도를 암시하더라도 이는 간접적인 암시나 강조에 그친다는 점도 함께 제시하였습니다.
성질표시 상표에 해당하려면 표장이 지정상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이어야 합니다.
IV. 특허청(현 지식재산처)의 판단
특허청은 2017년 10월 10일 이의신청이 이유 없다고 결정하였습니다. 성질표시 상표가 아니라고 먼저 판단하였고, 그 판단을 이어받아 품질을 오인하게 할 염려도 없다고 보았습니다.
특허청이 판단 이유에 든 등록 표장에는 사전 검토에서 찾은 세 표장이 모두 들어 있었습니다.
특허청의 판단특허청 2017. 10. 10. 제40-2017-928호 이의결정① 이 사건 출원상표는 한글 5자만으로 구성된 문자표장으로서 ‘테이블’과 ‘오더’가 띄어쓰기 없이 가로로 쓰여 그 외관상 일체로 결합되어 있는 조어(造語)로서 전체적으로 특정한 관념이 없거나, 또는 사전 상으로 ‘테이블’은 영문자 ‘TABLE’의 음역으로 ‘식탁, 테이블, 표, 목록’ 등의 의미를 가지고, ‘오더’는 ‘순서, 정돈된 상태, (사회적) 질서, 물품의 주문’ 등의 뜻을 갖는 영문자 ‘ORDER’의 음역으로 인식되는 바, 전체적으로 ‘테이블의 순서, 테이블 주문, 목록(표)의 순서’ 정도로 관념될 수 있는 점, ② 일반 거래자나 수요자들이 이 사건 출원상표를 ‘컴퓨터 소프트웨어, 핸드폰용 소프트웨어’ 등 지정상품과 관련하여 성질을 표시하는 것으로 흔히 사용하고 있다는 정황을 발견할 수 없는 점, ③ 설령 이의신청인이 주장하는 바와 같이 이 사건 출원상표를 ‘테이블에서 주문할 수 있도록 하는 소프트웨어’로 인식한다 할지라도, 지정상품의 용도 또는 품질 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 용어라고는 할 수 없고, 지정상품의 기능, 효과 등을 어느 정도 간접적으로 암시하거나 강조하는 것으로 인정되는 점, ④ 이 사건 출원상표의 지정상품들과 관련하여 ‘ORDER’ 또는 ‘오더’가 결합된 표장들인 ‘SMART ORDER’ (등록 제41-249221호), ‘마이오더’ (등록 제40-1181506호), …, ‘LAST ORDER’ (등록 제40-670165호), … 등이 이미 등록되어 있는 점 등을 종합적으로 고려할 때, 이 사건 출원상표가 지정상품의 성질을 어느 정도 간접적으로 암시 또는 강조하는 것으로 볼 수는 있겠으나, 지정상품의 성질(용도, 품질)을 직접적으로 표시한 기술적인 표장이라고 보기는 어렵다 할 것이므로 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하지 아니한다.
특허청은 조어의 결합 구조와 동종 업계의 등록례를 함께 고려하여, 간접적인 암시와 직접적인 성질표시를 구분하였습니다. 이의신청인이 주장한 ‘기술적 표장’ 논리가 받아들여지지 않은 지점입니다.
V. 시사점
- 성질표시 상표 여부는 직접 표시와 간접 암시를 구분하는 데서 갈립니다. 지정상품의 용도나 품질을 어느 정도 암시하더라도, 이를 보통의 방법으로 직접 표시한 것이 아니라면 등록거절 사유에 해당하지 않습니다. 이 사건에서는 두 단어가 결합된 조어가 지정상품의 용도를 간접적으로 암시하는 정도에 그친다고 판단되었습니다.
- 조어의 결합 구조는 성질표시 여부 판단에서 함께 고려됩니다. 두 단어가 띄어쓰기 없이 결합되어 전체로 어떤 관념을 이루는지를 함께 봅니다. 이 사건에서는 “테이블”과 “오더”가 외관상 일체로 결합된 조어라는 점이 판단 이유의 첫머리에 놓였습니다.
- 동종 업계의 등록례는 종합적 고려 요소의 하나로 판단에 들어갑니다. 같은 말이 결합된 표장들이 같은 지정상품에 이미 등록되어 있다는 사실도 성질표시 여부를 가리는 사정이 됩니다. 이 사건에서는 “SMART ORDER”, “마이오더”, “LAST ORDER” 등 “오더”가 결합된 등록 표장들이 판단 이유에 들어갔습니다.
- 수요자 기만 여부는 성질표시 여부에 대한 판단과 이어져 있습니다. 수요자 기만 상표는 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있어야 해당합니다. 이 사건에서는 기술적 표장으로 직감되지 않는다는 판단을 이어받아, 품질을 오인·혼동하게 할 염려도 없다고 보았습니다.
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