안마기 디자인권 등록 유지 승소사례 (특허법원 2022허3168)

I. 사안의 개요

의뢰인은 손 안마기를 만들어 판매해 온 회사로, 기존 제품의 후속 모델에 쓸 새 안마기 디자인을 개발하였습니다. 2018년 3월 22일 이 디자인을 출원하여 같은 해 12월 20일 디자인등록 제987189호로 등록받았습니다.

상대방은 중국 제조사가 만든 손 마사지기를 들여와 판매한 국내 업체 두 곳이었습니다. 의뢰인은 2019년 1월 상대방 중 한 곳에, 2021년 3월에는 두 곳 모두에 디자인권 침해 경고장을 보냈습니다. 그 사이 2019년에 상대방 한 곳이 무효심판을 청구하였으나(2019당2883), 기각 심결이 확정되었습니다.

상대방 두 곳은 2021년 4월 20일 다시 무효심판을 청구하였습니다(2021당1188). 중국 제조사가 위챗으로 보내 준 샘플 사진 속 디자인이 의뢰인의 출원보다 먼저 알려졌다는 이유였습니다. 특허심판원은 2022년 4월 14일 이 청구를 기각했습니다.

상대방이 2022년 5월 12일 특허법원에 심결취소소송을 제기하여, 의뢰인 측은 피고로서 대응하였습니다. 심결취소소송은 특허심판원의 심결에 불복하여 특허법원에 그 취소를 구하는 소송입니다. 심결이 취소되어 등록이 무효로 되면, 의뢰인은 후속 모델 디자인의 독점적 권리를 잃을 상황이었습니다.

II. 핵심 쟁점

상대방은 중국 제조사가 2017년 11월 16일과 2018년 3월 9일 위챗으로 보낸 사진 속 디자인(선행디자인 1·2)을 근거로 들었습니다. 이 디자인이 출원 전에 공지된 것이고 등록디자인과 같거나 비슷하므로, 등록이 무효라고 주장하였습니다(디자인보호법 제33조 제1항 제1호·제3호). 설령 그렇지 않더라도 다른 디자인과 결합하면 쉽게 창작할 수 있다고 덧붙였습니다(디자인보호법 제33조 제2항). 공지는 불특정 다수인이 알 수 있는 상태에 놓인 것을 말합니다.

상대방의 주장 요지는 다음과 같습니다.

상대방의 주장 요지

공지 또는 공연히 실시된 디자인에 해당하는 선행디자인 1, 2는 이 사건 등록디자인과 동일 또는 유사하다(이하 ‘원고들의 첫 번째 주장’이라 한다). 설령 그렇지 않더라도, 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1에 선행디자인 3 및 선행디자인 4를 결합하거나, 선행디자인 2에 선행디자인 3 및 선행디자인 4를 결합하여 쉽게 창작할 수 있다(이하 ‘원고들의 두 번째 주장’이라 한다).

특허법원 2023. 2. 9. 선고 2022허3168 판결

상대방이 든 근거는 셋이었습니다. 첫째, 사진에 드러나지 않은 환기창과 받침부는 다른 자료에 나타나 있고, 그 차이는 기능상 필요한 형상이거나 미세한 차이라는 것이었습니다. 둘째, 사진 속 디자인에 블로그 사진 속 의뢰인 제품(선행디자인 3)과 공개특허 도면(선행디자인 4)을 결합하면 등록디자인을 쉽게 만들 수 있다고 하였습니다. 셋째, 사진을 받을 무렵 디자인은 이미 완성되어 있었고, 원고들에게는 이를 비밀로 할 의무가 없었다고 주장하였습니다. 사진을 대형마트 소싱 담당자와 공유했다는 점도 들었습니다.

쟁점은 세 가지로 좁혀졌습니다. 사진으로 등록디자인과 대비할 수 있는지, 세 디자인의 결합으로 쉽게 창작할 수 있는지, 그리고 샘플 사진이 출원 전에 공지된 것인지였습니다.

III. 변론 전략

사진으로 알 수 있는 것과 없는 것을 등록디자인의 도면에 맞추어 보이는 데 중점을 두었습니다.

중심 주장은 샘플 사진으로는 등록디자인과 대비 판단을 할 수 없다는 것이었습니다. 등록디자인의 특징이 드러나는 측면·정면·받침부의 네 부분을 사진에서 알 수 없다는 점을 도면과 함께 제시하였습니다. 신규성은 등록디자인과 선행디자인을 하나씩 맞대어 판단합니다. 그래서 다른 자료로 사진의 빈 곳을 채울 수 없다는 점을 강조했습니다. 환기창과 받침부가 나온 다른 자료는 공개 시점이 분명하지 않거나 출원일 뒤라는 점도 덧붙였습니다.

창작 용이성에 대해서는 선행디자인 3과 4에 등록디자인의 핵심인 결합면의 모양이 없다는 점을 제시하였습니다. 출원 당시 손 안마기 디자인의 흐름은 의뢰인 제품이 중심이었고, 다른 회사 제품은 구조가 달랐다는 점도 들었습니다.

공지 주장에는, 개발 중인 제품을 거래 당사자끼리 주고받은 사진이라는 점으로 답하였습니다. 개발을 의뢰하고 사진을 요청한 원고들은 신의칙상 비밀을 지킬 관계에 있다고 짚었습니다(대법원 2001. 2. 23. 선고 99후1768 판결). 사진을 대형마트 소싱 담당자와 공유했더라도 비밀유지의무가 미친다는 점은 표준 계약서와 법률 규정으로 보탰습니다(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 차목).

예비적으로는 이번 청구가 일사부재리에 어긋난다고 주장하였습니다. 앞선 무효심판에서 같은 중국 제조사의 이메일 사진을 두고 기각 심결이 확정되었다는 점을 들었습니다(디자인보호법 제151조). 일사부재리는 확정된 심결과 같은 사실·같은 증거로 다시 심판을 청구할 수 없다는 원칙입니다. 사진 속 디자인이 의뢰인 대표의 스케치에서 나왔다는 점을 들어 신규성 상실의 예외도 내세웠습니다(디자인보호법 제36조 제1항).

선행디자인은 표현이 부족한 부분을 경험칙으로 보충해 그 요지를 파악할 수 있어야 대비 판단의 대상이 됩니다(대법원 1995. 11. 24. 선고 93후114 판결).

IV. 특허법원의 판단

특허법원은 원고들의 청구를 모두 기각하였습니다. 샘플 사진으로는 등록디자인과 대비 판단을 할 수 없다는 것이 중심 이유였습니다.

특허법원은 등록디자인에서 보는 사람의 주의를 끄는 부분을 먼저 추렸습니다. 이어 측면 결합면의 기울기와 대칭, 환기창과 투입구 끝단의 정렬, 정면 결합면의 곡선과 환기창, 받침부의 돌기와 나사 조립홀을 차례로 들었습니다. 사전 검토에서 사진과 도면을 맞대어 정리한 네 부분과 같았습니다.

특허법원의 판단

…원고들이 제출한 증거들만으로는 선행디자인 1, 2로부터 쟁점 디자인 부분과 대비하여 판단할 수 있는 부분들의 형상과 모양 등을 충분히 알거나 추측하기 어렵고, 경험칙 등에 의한 보충으로도 그 요지의 파악이 가능하다고 보이지 않는다. …선행디자인 1, 2는 이 사건 등록디자인과 동일 또는 그 유사 여부를 대비하여 판단할 수 없다고 할 것이고, 원고들이 이 법원에 제출한 증거들과 그 주장의 사정들을 모두 고려하더라도, 그와 달리 볼 수 없다.

특허법원 2023. 2. 9. 선고 2022허3168 판결

세 디자인을 결합하면 쉽게 창작할 수 있다는 주장도 받아들여지지 않았습니다. 특허법원은 선행디자인 3·4와 등록디자인의 결합면 차이를 들었습니다. 의뢰인이 낸 제품 자료로 인정되는 출원 전 손 안마기 디자인의 형태와 발전 경향도 함께 고려하였습니다. 판결 말미에서는 샘플 사진이 출원일 전에 공지되었다는 사실도 인정하기 어렵다고 밝혔습니다.

청구를 기각한 판결은 2023년 2월 28일 확정되었습니다.

V. 시사점

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