| 사건 종류 | 실용신안권 권리범위확인(소극) 심판 |
|---|---|
| 관할 | 특허심판원 제104부 |
| 사건번호 | 2023당1988 |
| 선고일 | 2024. 1. 25. 심결 |
| 의뢰인 | 생활용품 제조·판매 기업 (청구인) |
| 상대 대리인 | 변리사 ○○○ |
| 결과 | 자유실시기술 인정 |
I. 사안의 개요
의뢰인은 생활용품을 만들어 파는 회사로, 자사 인터넷 쇼핑몰과 여러 오픈마켓에서 캠핑용 보냉백을 판매했습니다. 상대방은 2022년 11월 7일 이 보냉백이 자기 실용신안권의 범위에 속한다는 적극적 권리범위확인심판을 청구하였습니다(2022당3045). 보냉백이 보냉블럭과 차단플랩, 지퍼로 냉기를 세 번 막는 등록 고안의 구성을 모두 갖췄다는 이유였습니다. 적극적 권리범위확인심판은 권리자가 상대방 제품이 자기 권리의 범위에 속한다는 확인을 구하는 심판입니다.
특허심판원은 2023년 2월 28일 보냉백이 권리범위에 속한다고 심결하였고, 이 심결은 2023년 4월 4일 확정되었습니다. 상대방은 의뢰인과 그 사내이사를 실용신안법 위반 혐의로 고소했습니다. 새 심판에서 다른 결론을 얻지 못하면 의뢰인은 형사 절차에서도 불리한 자리에 설 상황이었습니다.
상대방의 권리는 “삼중차단 보냉팩”이라는 실용신안등록 제485945호로, 2017년 9월 6일 출원되어 2018년 3월 9일 등록을 받았습니다. 본체와 덮개의 보냉블럭, 두 차단플랩, 지퍼로 수납공간을 세 번 밀폐하는 구성이 핵심이었습니다.
의뢰인 측은 청구인으로서 2023년 6월 5일 특허심판원에 소극적 권리범위확인심판을 청구하였습니다. 소극적 권리범위확인심판은 자기 제품이 상대방 권리의 범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 심판입니다. 한상은 변리사가 당시 소속 법인에서 담당변리사로서 수행한 사건입니다.
II. 핵심 쟁점
상대방은 이 청구가 확정된 2022당3045 심결과 같은 대상을 다시 다투는 것이어서 일사부재리에 어긋난다고 주장하였습니다(실용신안법 제33조, 특허법 제163조). 일사부재리는 심결이 확정되면 같은 사실과 같은 증거로 다시 심판을 청구할 수 없다는 원칙입니다. 본안에서는 확인대상고안이 자유실시기술이 아니라고 다투었습니다.
확인대상고안은 심판에서 등록 고안과 대비하려고 설명서와 도면으로 특정한 의뢰인 제품의 구성입니다. 자유실시기술은 출원 전에 공개된 기술이거나, 그 분야의 평균적 기술자가 공개된 기술에서 쉽게 실시할 수 있는 기술을 말합니다. 비교대상고안 1은 공개된 기술로 제출한 미국 보냉백입니다. 상대방의 답변 요지는 다음과 같습니다.
상대방의 주장 요지특허심판원 2024. 1. 25. 2023당1988 심결확인대상고안은 비교대상고안 1과 다음과 같은 차이점이 있는 것이므로 자유실시기술이 아니다. 가) 확인대상고안은 지퍼가 본체 상단과 덮개 가장자리에 구비되어 치합이 이루어지도록 구성된 반면, 비교대상고안 1은 지퍼가 본체 상부 중단과 덮개 측면부 하단에 구비되어 치합되도록 구성되어 있는 점에서 차이가 있다. 나) 확인대상고안은 제 1 보냉블럭 상측에 제 1 차단플랩이 별도로 형성된 반면, 비교대상고안 1은 본체 상단에 별도의 플랩이 형성되지 않은 채 마감되어 있는 점에서 차이가 있다. 다) 확인대상고안은 덮개가 본체측으로 회동하여 덮여질 때 제 1, 2 차단플랩이 밀착되어 3중 차단 구조가 형성되는 반면, 비교대상고안 1은 덮개가 본체측으로 회동하여 덮여질 때 덮개의 플랩이 본체 상단에 외접하여 2중 차단 구조가 형성되는 것이므로 차이가 있다.
쟁점은 확인대상고안이 자유실시기술인지, 그중에서도 지퍼의 위치·본체 상단의 차단플랩·삼중 차단이라는 세 차이를 넘는지였습니다. 출원 전 보냉백에 흔히 쓰이던 주지관용기술도 함께 다투어졌습니다. 주지관용기술은 그 분야에서 널리 알려져 흔히 쓰이는 기술입니다.
출원 전 보냉백에서 찾은 것
- 미국에서 팔리던 보냉백
미국 아마존과 쌤스클럽에서 판매되던 미국 브랜드의 보냉백 한 종을 찾아냈습니다. 아마존 판매글에는 최초 등록일이 2012년 12월 6일로 올라 있었습니다. 의뢰인이 구매한 같은 제품으로 본체와 덮개의 구조를 실물로 확인하였습니다.
- 지퍼의 위치
국내 네이버 블로그와 카페에 2013년부터 2017년 사이 올라온 보냉백 게시물 열 건을 모았습니다. 그 가운데 아홉 건에서 지퍼가 본체 상단과 덮개 가장자리에 달려 있었습니다.
- 본체 상단의 차단플랩
그 실물의 본체 윗부분과 의뢰인 제품의 단면을 그림으로 그려 비교하였습니다. 두 제품 모두 본체 외피와 내피의 끝단을 ‘∩’ 모양으로 감싸 박음질한 같은 구조였습니다. 앞의 게시물 열 건에도 본체 윗부분에 플랩을 단 보냉백이 여럿 올라 있었습니다.
- 삼중 차단
실물의 덮개를 닫고 냉기가 막히는 자리를 차례로 정리하였습니다. 보냉블럭끼리 맞닿고, 덮개 플랩과 본체 윗부분이 맞닿고, 지퍼가 닫히는 세 겹 구조가 나왔습니다.
III. 변론 전략
확정된 심결이 인정한 구성을 그대로 받아들이고, 같은 기준을 비교대상고안 1에 대는 데 중점을 두었습니다. 청구서에서는 의뢰인 제품의 해당 부분을 ‘봉제선’으로 특정하여 차단플랩이 없다고 주장하였습니다. 2023년 8월 9일 구술심리에서 심판부는 앞선 심결과 다르게 특정하면 각하를 면할 수 없다는 의견을 밝혔습니다. 이에 2023년 8월 23일 확인대상고안을 앞선 심결의 것과 같은 내용으로 보정하였습니다.
일사부재리 주장에는 비교대상고안 1이 앞선 심판에 한 번도 나오지 않은 새 증거라는 점으로 답했습니다(대법원 1991. 11. 26. 선고 90후1840 판결). 지퍼의 위치는 설계조건과 용량에 따라 높낮이를 고르는 단순한 설계변경이라고 주장하였습니다. 모아 둔 게시물로 본체 상단에 지퍼를 다는 것이 흔히 쓰이던 기술이라는 점도 덧붙였습니다.
본체 상단의 차단플랩은 이 사건의 중심이었습니다. 앞선 심결은 의뢰인 제품 본체 윗부분의 유연한 부분을 제1 차단플랩으로 보았습니다. 비교대상고안 1의 본체 윗부분도 같은 구조이므로, 같은 기준이면 그것도 제1 차단플랩이라는 점을 짚었습니다. 같은 구조를 제품에 따라 차단플랩과 마감으로 달리 부를 근거가 없다는 점도 강조하였습니다.
삼중 차단에 관해서는 덮개 플랩이 본체 윗부분에 바깥에서 닿든 위아래로 닿든 밀폐 효과는 같다고 주장했습니다. 실물에서 정리한 세 겹 밀폐가 등록 고안의 삼중 차단과 같은 작용이라는 점을 제시하였습니다. 등록 고안 자체가 비교대상고안 1과 실질적으로 같아 권리범위를 인정할 수 없다는 주장도 함께 폈습니다(대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결).
확인대상고안이 공지기술만으로 이루어지거나 공지기술에서 쉽게 실시할 수 있으면, 등록 고안과 대비할 필요 없이 권리범위에 속하지 않습니다(대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결).
IV. 특허심판원의 판단
특허심판원은 확인대상고안이 자유실시기술에 해당하여 등록 고안의 권리범위에 속하지 않는다고 심결하였습니다. 상대방이 든 세 차이는 모두 쉽게 극복할 수 있다고 보았습니다. 지퍼의 위치는 통상의 기술자가 쉽게 바꿀 수 있는 설계변경이라고 판단하였습니다. 비교대상고안 1도 본체 플랩과 덮개 플랩이 맞닿아 두 번째 밀폐를 한다고 인정하였습니다. 판매글과 영상, 게시물 열 건은 모두 출원 전에 공개된 자료로 인정되었습니다. 본체 상단의 차단플랩에 관한 판단은 다음과 같습니다.
특허심판원의 판단특허심판원 2024. 1. 25. 2023당1988 심결따라서 비교대상고안 1에는 본체 상단에 별도의 플랩이 형성되지 아니하여 제 1 차단플랩에 대응하는 구성요소가 존재하지 않는다는 피청구인 주장은 받아들이기 어렵고, 설령 비교대상고안 1에 제 1 차단플랩에 대응하는 구성이 개시되어 있지 않다고 하더라도, 주지관용기술을 참작하면 확인대상고안의 제 1 차단플랩을 쉽게 구성할 수 있다. … 확인대상고안은 이 사건 제1항 고안과 대비할 필요도 없이 이 사건 제1항 고안의 권리범위에 속하지 않는다.
특허심판원은 지퍼의 위치·본체 상단의 차단플랩·삼중 차단을 실물과 출원 전 게시물로 함께 보고, 남은 차이를 쉽게 넘는 차이로 갈랐습니다. 상대방의 ‘본체 상단은 마감일 뿐’이라는 논리는 같은 자리에서 같은 밀폐 역할을 한다는 판단에서 막혔습니다.
V. 시사점
- 확인대상고안의 보정은 고안의 동일성이 유지되면 요지변경에 해당하지 않습니다. 불명확한 부분을 구체화하는 보정은 절차를 지연시키거나 상대방의 방어를 어렵게 하지 않는 한 허용됩니다. 이 사건에서는 앞서 확정된 심결의 확인대상고안과 같은 내용으로 고친 보정이 적법하다고 판단되었습니다.
- 자유실시기술 여부는 확인대상고안을 출원 전 공지기술과 대비하여 가립니다. 공지기술만으로 이루어지거나 공지기술에서 쉽게 실시할 수 있으면 등록 고안과 대비하지 않고 권리범위에서 벗어납니다. 이 사건에서는 아마존과 쌤스클럽에서 팔리던 미국 보냉백이 출원 전 공지된 비교대상고안 1로 인정되었습니다.
- 지퍼의 설치 위치는 같은 밀폐 기능을 하는 한 설계변경의 문제입니다. 목적과 용도가 같으면 설계조건·용량·구조에 따라 고를 수 있는 사항으로 봅니다. 이 사건에서는 본체 상단보다 약간 아래에 지퍼를 단 비교대상고안 1과의 차이가 쉽게 설계변경할 수 있는 것으로 판단되었습니다.
- 대응하는 구성인지는 이름보다 기능과 위치로 판단합니다. 형태가 조금 달라도 청구범위가 정한 자리에서 같은 작용효과를 내면 대응하는 구성으로 봅니다. 이 사건에서는 비교대상고안 1의 본체 상단 봉제 마감부가 제1 차단플랩에 대응하는 구성으로 인정되었습니다.
- 밀폐 구조의 차이는 작용효과와 주지관용기술을 함께 보아 판단합니다. 공지 제품에 흔히 쓰이던 구성을 더해 같은 효과를 얻는다면 그 차이는 자유실시기술 판단에서 남지 않습니다. 이 사건에서는 국내 게시물 열 건으로 두 차단플랩을 가진 보냉백이 출원 전 널리 쓰였다고 인정되었습니다.
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