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복합댐퍼 특허 무효 확정 승소사례 (대법원 2023후10354)

사건 개요CASE SUMMARY
사건 종류특허 등록무효 심결취소소송 상고심
관할대법원 제2부
사건번호2023후10354
선고일2023. 7. 13. 선고
의뢰인제연 댐퍼 제조업체 (피고·피상고인)
상대 대리인6大 로펌
결과상고기각·원심 확정

I. 사안의 개요

의뢰인은 건물 제연설비에 들어가는 댐퍼를 만드는 제조사였습니다. 복합댐퍼 특허권자가 의뢰인에게 특허침해금지 및 손해배상 소송을 제기하였습니다(서울중앙지방법원 2020가합558390). 이 소송은 특허권자가 소를 취하하였으나 의뢰인이 동의하지 않아, 청구 포기를 내용으로 하는 조정결정으로 끝났습니다.

문제가 된 특허는 제1102928호 ‘복합댐퍼’입니다(2009년 8월 21일 출원, 2011년 12월 29일 등록). 여러 날개 가운데 일부는 자동으로, 나머지는 수동으로 여닫도록 링크기구로 묶은 댐퍼입니다. 상고심에서 다툰 청구항 제2항은 여기에 ‘송풍기 앞에 설치되어 송풍기 송풍량을 조절’한다는 한정을 더한 것입니다.

의뢰인은 2022년 2월 21일 이 특허의 등록무효심판을 청구하였습니다(2022당482). 선행발명 1은 석사학위 논문에 실린 자동차압댐퍼였습니다. 논문의 공개 시점이 월까지만 적혀 있어, 청구 전에 대학 도서관에서 검색 서비스 제공일이 2009년 7월 10일이라는 확인서를 받아 두었습니다. 특허권자도 이 증거의 성립을 인정하였습니다.

특허심판원은 2022년 5월 12일 선행발명 1에 의하여 진보성이 부정된다고 보아 이 특허를 무효로 했습니다. 특허권자가 낸 심결취소소송에서 특허법원도 2023년 3월 10일 청구를 기각하였습니다(2022허3830). 특허법원은 ‘송풍기 앞에 설치되어’가 복합댐퍼의 구성에 영향을 주지 않아 발명의 내용이 되지 않는다고 보았습니다. 특허법원 단계에서 편 주장이 판결 이유에 적힌 것입니다.

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특허권자가 2023년 4월 3일 이 판결 가운데 청구항 제2항 부분에 대하여 상고하여, 의뢰인 측은 피상고인으로서 대응하였습니다. 상고가 받아들여지면 청구항 제2항은 특허법원에서 다시 심리될 상황이었습니다. 한상은 변리사가 당시 소속 법인에서 담당변리사로서 수행한 사건입니다.

II. 핵심 쟁점

특허권자는 원심이 청구범위 해석과 진보성 판단에 관한 법리를 오해하였다고 주장하였습니다(특허법 제29조 제2항, 제97조). 특허권자의 주장 요지는 다음과 같습니다.

상대방의 주장 요지

원심은, 이 사건 제2항 발명인 복합댐퍼를 특정하기 위해 복합댐퍼의 ‘기능’을 한정하는 청구범위 기재 문언에서 일부 내용을 임의로 배제한 채, 위 문언의 잔여 부분에 대하여 이 사건 제2항 발명인 복합댐퍼의 구성에 영향을 주는 사항이 아니므로 발명의 내용이 될 수 없다고 판단하였는바, 이는 청구범위 해석에 관한 법리를 위반한 잘못을 범한 것입니다(상고이유 제2점).

특허권자의 상고이유서(1), 2023. 5. 1.

특허권자는 복합댐퍼가 공지된 물건에 용도만 한정한 발명이 아니라 새로운 구성이라고 하였습니다. ‘송풍기 앞에 설치되어 송풍기 송풍량을 조절하도록 하는’은 복합댐퍼를 특정하는 기능 기재라고 주장했습니다. ‘송풍기 앞’은 송풍기의 배출 측으로, ‘송풍량’은 건물 전체에 보내는 양으로 좁혀 읽어야 한다고 하였습니다. 진보성 판단에서 소방법규의 제약을 고려해야 한다는 주장도 폈습니다. 선행발명을 바꿀 동기가 없고, 복합댐퍼가 상업적으로 성공하였다는 점도 들었습니다. 보충서에서는 청구범위의 구성요소는 모두 필수 구성요소라는 판례를 내세웠습니다(대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후3553 판결).

쟁점은 세 가지로 좁혀졌습니다. 설치 위치의 한정이 물건 발명의 구성이 되는지, ‘송풍기 앞’을 좁혀 읽어야 하는지, 소방법규와 결합 동기가 진보성 판단을 바꾸는지였습니다.

사전 검토

상고 단계에서 다시 찾은 것

  1. 설치 위치의 한정

    물건 발명의 청구범위를 읽는 기준을 다룬 대법원 판례를 다시 찾았습니다. 제조방법이 적힌 물건 발명 판례(대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결)와 성질·특성으로 물건을 한정한 발명 판례(대법원 2004. 4. 28. 선고 2001후2207 판결)를 나란히 놓았습니다. 두 판례에서 청구범위에 적힌 사항은 물건의 구조나 성질을 특정할 때 발명의 내용이 된다는 공통 기준을 정리하였습니다.

  2. '송풍기 앞'의 해석

    청구항 제2항의 문언에 ‘건물 전체’나 ‘배출 측’ 같은 한정이 없다는 점을 다시 확인하였습니다. 원심 판결에서는 이 문구 전체를 선행발명 1의 급기량 조절 구성과 대응시킨 대목을 찾아냈습니다.

  3. 소방법규와 결합 동기

    선행발명 1인 석사학위 논문을 다시 읽었습니다. 논문에는 법적 해석 문제로 솔레노이드를 개선안에 넣으면서도, 차압부는 솔레노이드 없이 늘 열려 있어도 큰 문제가 없을 것이라는 기재가 있었습니다. 같은 논문의 방연풍속부는 여러 장의 날개를 모터 하나로 함께 움직이는 구조였습니다.

III. 변론 전략

설치 위치의 한정이 물건 발명의 구성이 되지 않는다는 점을 상고심에서도 답변의 중심에 두었습니다.

답변서 첫머리에서는 상고이유가 상고심절차에 관한 특례법 제4조의 심리 사유를 포함하지 않거나 주장 자체로 이유 없음이 명백하다고 밝혔습니다. 청구항 제2항은 원심이 진보성을 부정한 청구항 제1항의 복합댐퍼에 설치 위치만 더한 것이라는 점을 짚었습니다. 복합댐퍼를 어디에 두든 날개와 링크기구의 구조는 달라지지 않습니다. 두 판례의 공통 기준에 비추어, 설치 위치는 물건을 특정하지 못하므로 진보성 판단의 대상이 되지 않는다고 주장했습니다. 특허권자가 든 판례는 전제부의 공지 구성요소도 보호범위 판단에 넣으라는 취지였습니다. 물건과 관계없는 한정을 발명의 내용으로 보라는 판례가 아니라고 덧붙였습니다.

‘송풍기 앞’과 ‘송풍량’은 청구항에 적힌 대로 읽어야 하고, 명세서로 좁혀 읽는 것은 해석 원칙에 어긋난다고 강조했습니다(대법원 2007. 10. 25. 선고 2006후3625 판결). 문구 일부를 빼고 해석하였다는 주장에는 원심이 ‘송풍량을 조절하는 것’까지 대비했다고 답했습니다.

설령 설치 위치가 구성이 되더라도 쉽게 도출된다는 점을 예비적으로 제시하였습니다. 특허요건 판단에서 소방법규를 따질 필요는 없고, 논문의 기재로 보아 차압부를 수동 날개처럼 바꾸는 데 기술적 어려움도 없다고 하였습니다. 선행발명 2가 송풍기 토출구 앞에서 건물 전체 외기량을 조절한다는 점도 결합 동기로 들었습니다.

물건의 발명에 관한 청구범위는 원칙적으로 발명의 대상인 물건 자체의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 합니다(대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결).

IV. 대법원의 판단

대법원은 2023년 7월 13일 특허권자의 상고를 심리불속행으로 기각하였습니다. 심리불속행은 상고이유에 관한 주장이 법이 정한 사유를 포함하지 않으면 대법원이 더 심리하지 않고 판결로 상고를 기각하는 것을 말합니다(상고심절차에 관한 특례법 제4조 제1항, 제5조).

대법원의 판단

원심판결과 상고이유를 살펴보면, 상고인의 상고이유에 관한 주장은 「상고심절차에 관한 특례법」 제4조에 해당하여 이유 없음이 명백하므로, 위 법 제5조에 의하여 상고를 기각하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법원 2023. 7. 13. 선고 2023후10354 판결
이 판단이 의미하는 것

대법원은 설치 위치의 한정, ‘송풍기 앞’의 해석, 소방법규와 결합 동기에 관한 상고이유를 모두 이유 없음이 명백하다고 보았습니다. 특허권자의 상고는 심리 사유 단계에서 막혔습니다.

이로써 상고된 청구항 제2항 부분까지 특허법원 판결이 확정되어, 이 특허를 무효로 한 특허심판원 심결도 모두 확정되었습니다.

사건 경과
  1. 2020.07.01
    특허 침해소송 제기

    특허권자가 의뢰인을 상대로 특허침해금지 및 손해배상 소송을 제기하였습니다(서울중앙지방법원 2020가합558390).

  2. 2022.02.21
    등록무효심판 청구

    의뢰인이 이 특허에 대하여 등록무효심판을 청구하였습니다(2022당482).

  3. 2022.05.12
    특허심판원 심결

    선행발명 1에 의하여 진보성이 부정된다고 보아 특허를 무효로 하였습니다.

  4. 2022.06.20
    심결취소소송 제기

    특허권자가 특허법원에 심결취소소송을 제기하였습니다(2022허3830).

  5. 2023.03.10
    특허법원 판결

    특허권자의 청구를 기각하였습니다.

  6. 2023.04.03
    상고

    특허권자가 청구항 제2항 부분에 대하여 상고하였습니다.

  7. 2023.07.13
    대법원 판결

    심리불속행으로 상고를 기각하여 특허법원 판결과 무효 심결이 확정되었습니다(2023후10354).

V. 시사점

시사점
  • 물건 발명에서 설치 위치의 한정은 물건의 구성에 영향을 줄 때 발명의 내용이 됩니다. 용도의 한정이 발명의 내용이 되려면 그 한정이 발명의 내용에 영향을 줄 수 있어야 합니다. 이 사건에서는 설치 위치의 한정이 복합댐퍼의 구성에 영향을 주지 않는다고 본 원심판결이 확정되었습니다.
  • 청구범위의 용어는 적힌 문언을 기초로 해석하고, 명세서로 좁히지 않습니다. 명세서는 용어의 뜻을 이해하는 데 참작할 뿐, 청구범위를 제한하는 근거가 되지 않습니다(대법원 2007. 10. 25. 선고 2006후3625 판결). 이 사건에서는 원심이 ‘앞’의 사전적 뜻을 들어, 부속실의 자동차압댐퍼도 송풍기 앞에 설치된 것으로 해석될 수 있다고 판단하였습니다.
  • 결합 동기는 선행발명들이 같은 과제를 풀고 있는지를 보고 판단합니다. 결합을 방해하는 요소가 없다면 함께 참작할 동기가 있다고 봅니다. 이 사건에서는 원심이 선행발명 1과 2가 제연구역의 차압과 방연풍속을 유지하는 과제에서 같다고 보았습니다.
  • 심리불속행으로 상고가 기각되면 원심판결이 그대로 확정됩니다. 이때 대법원은 본안을 더 심리하지 않습니다(상고심절차에 관한 특례법 제4조). 이 사건에서는 상고이유가 이 조항에 해당한다고 보아, 무효 심결을 유지한 특허법원 판결이 확정되었습니다.

담당변리사 | 한상은 대표변리사

한상은 대표변리사는 2013년 변리사시험(49기)에 합격한 이후 대한민국 대검찰청 및 서울중앙지검 특허수사자문관으로 재직하며, 검사가 자문을 의뢰하는 지식재산권 범죄 사건에 대해 약 100건 이상의 소송·심판을 수행한 실무 전문가입니다.

자세한 사항은 한상은 특허법률사무소로 연락해 주시기 바랍니다.
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