의류 상표 무효소송 등록 유지 승소사례 (특허법원 2019허5058)

I. 사안의 개요

의뢰인은 2016년 5월 2일 의류 도·소매업을 시작하였습니다. 같은 달 25일에는 “세컨에디션” 상표를 의류 등 제25류 상품에 출원하였습니다. 그런데 2017년 8월 무렵부터 같은 이름을 쓰는 여성 의류 쇼핑몰의 제품을 묻는 문의가 의뢰인에게 이어졌습니다. 의뢰인은 2018년 8월 27일 그 쇼핑몰 운영 회사에 상표 사용을 멈춰 달라는 내용증명을 보냈지만, 상대방은 응하지 않았습니다.

상대방은 2018년 11월 12일 이 상표의 등록을 무효로 해 달라는 심판을 청구하였습니다. 자신이 먼저 써 온 “세컨에디션”과 “SECOND EDITION”이 이미 알려져 있었는데 의뢰인이 같은 이름을 등록했다는 이유였습니다. 무효가 확정되면 의뢰인은 쇼핑몰 이름으로 써 온 상표권을 잃을 상황이었습니다.

이 상표는 상표등록 제1230201호입니다. 2016년 5월 25일 출원되어 2017년 1월 20일 등록결정을 받았고, 2017년 2월 1일 등록되었습니다. 특허심판원은 2019년 6월 3일 청구를 기각하였습니다(2018당3681). 상대방의 선사용상표가 출원이나 등록결정 당시 특정인의 상표로 알려졌다고 보기 어렵다는 이유였습니다. 상대방이 의뢰인의 다른 등록상표 세 건에 청구한 무효심판도 기각되었고, 그 심결들은 상대방이 불복하지 않아 확정되었습니다.

이 사건의 특허심판원 심결선사용상표 무효심판 등록 유지 승소사례 (특허심판원 2018당3678 등)특허심판원 2018당3678, 2018당3679, 2018당3680, 2018당3681청구 기각사례 보기 →

상대방이 이 상표에 대한 심결에만 불복해 특허법원에 심결취소소송을 제기하여, 의뢰인 측은 피고로서 대응하였습니다. 심결취소소송은 특허심판원의 심결이 잘못되었다며 특허법원에 그 취소를 구하는 소송입니다. 한상은 변리사가 당시 소속 법인에서 담당변리사로서 수행한 사건입니다.

II. 핵심 쟁점

상대방은 이 상표가 상표법 제34조 제1항 제12호(수요자를 기만할 염려가 있는 상표)와 제13호(부정한 목적으로 쓰는 상표)에 해당한다고 주장하였습니다. 특허법원에서는 제20호(계약·거래 관계로 알게 된 남의 상표를 출원한 상표)를 새로 보탰습니다. 상대방의 주장 요지는 다음과 같습니다.

상대방의 주장 요지

선사용상표들은 이 사건 등록상표의 등록결정시에 국내에서 사용서비스업인 의류 소매업 등과 관련하여 원고의 상표로 알려져 있었고, 이 사건 등록상표는 선사용상표들과 표장이 동일·유사하고 그 지정상품인 의류업 등은 선사용상표들의 사용서비스업인 의류 소매업과 유사하여, 선사용상표들과의 관계에서 출처의 오인‧혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표로서 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당한다.

특허법원 2019. 12. 13. 선고 2019허5058 판결

상대방이 든 근거는 네 가지였습니다. 먼저 2015년 7월부터 쇼핑몰 화면과 여성 의류 쇼핑몰 플랫폼에 선사용상표를 써 왔다는 사용 기간이었습니다. 다음은 쇼핑몰의 월별 매출액과 4천만 원이 넘는 광고비였습니다. 주요 수요자인 10~20대가 쓰는 플랫폼 안의 순위와 즐겨찾기 수도 들었습니다. 끝으로 2016년 2월부터 네이버에 광고했으니 의뢰인이 출원 전에 선사용상표를 알았을 것이라는 출원 경위를 내세웠습니다.

쟁점은 선사용상표가 의뢰인 상표의 출원일이나 등록결정일에 이미 특정인의 상표로 알려져 있었는지였습니다. 선사용상표는 등록상표보다 먼저 남이 쓰고 있던 상표를 말합니다. 제12호와 제13호가 적용되려면 국내 수요자가 그 이름을 보고 곧 특정인의 상표로 알아볼 정도여야 합니다. 제20호에서는 의뢰인이 계약이나 거래 같은 관계를 통해 그 상표를 알고 출원했는지가 문제였습니다.

III. 변론 전략

상대방이 낸 수치를 출원일과 등록결정일이라는 두 기준 시점, 그리고 의류 시장 전체의 규모에 맞춰 다시 읽는 데 중점을 두었습니다.

사용 기간에 대해서는 상대방이 낸 화면이 2015년 7월 당시 모습이 아니어서 사용 시작 시점의 근거가 되지 못한다고 짚었습니다. 출원일까지 선사용상표를 실제로 쓴 기간은 3개월 남짓이라고 주장했습니다. 매출과 광고비는 의류 시장 규모에 비추면 비중이 매우 작다는 점을 강조하였습니다. 제13호는 출원일, 제12호는 등록결정일이 기준이어서, 출원일까지 광고가 없었다는 점을 따로 제시하였습니다.

플랫폼 안의 순위에 대해서는 716위를 인기 쇼핑몰의 순위로 보기 어렵다고 주장했습니다. 플랫폼에 입점한 쇼핑몰 약 3,000개는 국내 의류 도·소매 사업체 10만여 개 가운데 일부라는 점도 덧붙였습니다.

출원 경위에 대해서는 네이버 광고비가 몇만 원에 그쳐, 출원 전 대부분의 기간에는 검색해도 상대방 쇼핑몰이 나오지 않았다고 반박하였습니다. 두 당사자 사이에 계약이나 거래 관계가 없었고, 제20호는 그런 관계를 전제로 한다는 점을 짚었습니다. 의뢰인이 독자적인 사업 구상에 따라 상표를 출원했다는 점도 설명하였습니다.

선사용상표가 알려졌는지는 판매 기간과 방법, 매출액, 시장에서 차지하는 비중, 광고의 방법과 횟수를 고려해 판단합니다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2011후1722 판결).

IV. 특허법원의 판단

특허법원은 선사용상표가 출원일은 물론 등록결정일에도 특정인의 상표로 알려져 있지 않았다고 보았습니다. 그래서 제12호와 제13호 주장을 받아들이지 않았고, 제20호 주장도 배척하여 원고의 청구를 기각했습니다.

특허법원의 판단

(1) … 그러나 선사용상표의 사용기간은 위 2015년 7월 무렵부터 기산하여도 이 사건 등록상표의 출원일 기준으로는 10개월 정도에 불과하고, 이 사건 등록상표의 등록결정일 기준으로도 1년 6개월 정도에 불과하다.
(2) 2016년 1월부터 이 사건 등록상표의 출원일에 가까운 2016. 5. 31.까지 원고 웹사이트를 통한 매출액은 145,553,000원, 2016년 1월부터 이 사건 등록결정일에 가까운 2016. 12. 31.까지의 매출액은 965,782,262원이다. 그런데 2017년 당시를 기준으로 국내 의류(남녀 겉옷 및 셔츠) 도매업 및 의복 소매업의 사업체 수는 10만 개 이상이며 매출액도 약 57조 원이고 의류 온라인 쇼핑몰 거래액도 약 6조 원에 이른다. 그렇다면 원고 웹사이트를 통한 위와 같은 매출액만으로는 선사용상표들이 국내 수요자들에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려졌다고 보기는 어렵다
(3) 선사용자들은 원고 웹사이트에 대한 광고를 이 사건 등록상표의 출원일로부터 약 2개월이 지난 2016년 7월 무렵부터 하였던 것으로 보여 이 사건 등록상표의 출원일 당시에는 원고 웹사이트에 대한 광고가 이루어지지 않은 것으로 보이고, 이 사건 등록결정일을 기준으로 하여도 약 6개월에 걸쳐 광고비로 약 40,000,000원 정도를 지출한 것으로 인정될 뿐이며, 나아가 위 기간 동안 선사용상표들을 구체적으로 어떻게 사용하여 광고한 것인지 알 수 있는 자료도 없다.
(4) 원고는 적어도 선사용상표들의 사용서비스업과 관련한 주요 수요자들인 10~20대 사이에서는 선사용상표들이 특정인의 상표로 알려졌다는 취지로도 주장한다. 그러나 주 이용자가 10~20대인 것으로 보이는 여성의류쇼핑몰 플랫폼 지그재그 서비스 내에서의 ‘세컨에디션’ 쇼핑몰의 순위를 보더라도 이 사건 등록상표의 출원일인 2016. 5. 25. 당시 716위, 등록결정일인 2017. 1. 20. 당시 423위에 불과하여 약 3,000여 개의 다른 쇼핑몰들과 비교하였을 때 순위가 높다고 볼 수 없고, ‘세컨에디션’ 쇼핑몰을 즐겨찾기로 등록한 사람 수의 기준에 의하더라도, 그 수치가 지그재그 서비스에 입점하여 있는 다른 쇼핑몰들과 비교하여 높은 수치인지 확인할 수 있는 자료가 존재하지 아니하므로, 이 사건 등록상표의 출원일 내지 등록결정일 당시 10~20대 사이에서도 선사용상표들이 특정인의 상표로 알려졌다고 인정하기에 부족하다.
(5) 그 외 원고 웹사이트의 전체 방문자 수나 처음 방문자 수가 다른 온라인 쇼핑몰들과 비교하여 객관적으로 상당한 수치인지 여부를 확인할 자료도 존재하지 않는다.

특허법원 2019. 12. 13. 선고 2019허5058 판결

출원 경위에 대해서도 특허법원은 출원일 당시 두 당사자 사이의 계약·거래 관계도, 의뢰인이 선사용상표를 알았다는 사실도 인정하지 않았습니다. 판결은 그대로 확정되었습니다.

V. 시사점

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